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美国专利法中的派生和干扰程序

【摘要】:
在现实生活中,我们可能会遇到这种情况:A发明了一个医疗器械,随后,A与合作者B共同讨论了这件发明,不久后,A发现B已经针对这件发明提交了发明专利申请,内容与A的发明非常相似,甚至完全相同。这种情况在美国通常会引起发明人资格的纠纷,有些纠纷可以协商解决,有些纠纷则需要通过争辩程序来解决。  根据该纠纷所涉及的是已经授权的专利申请还是尚未授权的专利申请,被遗漏的发明人有两种选择来解决发明人资格的纠纷。

  在现实生活中,我们可能会遇到这种情况:A发明了一个医疗器械,随后,A与合作者B共同讨论了这件发明,不久后,A发现B已经针对这件发明提交了发明专利申请,内容与A的发明非常相似,甚至完全相同。这种情况在美国通常会引起发明人资格的纠纷,有些纠纷可以协商解决,有些纠纷则需要通过争辩程序来解决。

  根据该纠纷所涉及的是已经授权的专利申请还是尚未授权的专利申请,被遗漏的发明人有两种选择来解决发明人资格的纠纷。如果所涉及的是专利申请而且该专利申请正在美国专利商标局(USPTO)接受审查,被遗漏的发明人可以向USPTO提出更正发明人资格的要求。如果涉及的是已被授权的专利申请,被遗漏的发明人可以向美国地方法院提出更正要求。但是,被遗漏的发明人通常不能在法院要求解决在尚未授权的专利申请中存在的发明人资格纠纷,但该发明人可以等相关专利申请被授权后,再对其发明人资格向法院提出质疑。

  《美国发明法案》(AIA)简化了在 USPTO更正发明人资格的程序。虽然AIA改变了美国专利法中的先发明制,但该法案依然强调专利原创性的重要性,并创建了派生程序,以确保发明人资格能够得到必要的更正。派生程序是为了确保首先提交专利申请的人是真正的发明人,被遗漏的发明人可以通过提交自己的专利申请,包含与已有专利申请完全相同(或几乎完全相同)的权利要求,然后请求USPTO启动派生程序。

  AIA美国专利制度中的先发明制将改为先申请制。要求保护的发明的“有效申请日”定义为申请的实际提交日。随之进行的相应修改是,现行的“抵触程序”(interference,确认谁为先发明人的程序)将会取消,取而代之的是“派生程序”(derivation,确认先申请人的发明是否源自后提交申请的发明人)。

  美国专利法291条对派生专利进行了说明

  (a)一般规定

  专利所有权人有权针对另一有效申请日在先且与其专利具有相同权利要求的专利的所有人提起诉讼,只要在先专利提出权利要求的发明是有提起诉讼的专利所有人提出权利要求发明派生出来的。

  (b)提起诉讼的限制

  提起本条规定的诉讼必须在所主张的派生发明第一次被授予专利证书之日起1年之内提出,并指明派生发明的发明人或共同发明人的名字。

  如果相关专利申请是在2013年 3月16日之前提交的,则被遗漏的发明人可以在USPTO通过干扰程序解决发明人资格纠纷。不过,干扰程序在解决发明人资格纠纷中一直没有得到广泛应用,其中一个原因是确定发明人资格程序和干扰程序存在一些实质性的冲突。发明人资格取决于原创性,而干扰程序主要确定发明的先后。这两项程序所提出的问题不同,确定发明人资格需要解决的问题是谁是发明人,而干扰程序中考虑的问题是谁是第一个发明人。这两项程序所关注的事实也不同,在发明人资格的确定中所关注的是谁对于发明作出了创造性的贡献,而在干扰程序中所关注的是谁最先获得构思和(或)将该构思付诸实践。

  在诉讼程序中,被遗漏的发明人必须提出明确并有说服力的证据来证明他的立论。而在派生程序中,默认的证据标准是优势证据标准,这一证据标准比诉讼程序所要求的明确并具说服力的证据标准就要低得多。

  在地方法院提起诉讼的另一个劣势是耗费大量的时间和资金。普华永道去年的一项调查结果显示,美国一个专利案件从提起诉讼到审判首日的平均时间是2年半。另外,据美国知识产权法律协会调查,每个专利案件进展到取证结束时所需的平均费用是160万美元,而进展到最终判决时所需的平均费用则高达 280万美元。相对而言,AIA中的派生程序具有速度快、费用低的优点。虽然美国专利法未对派生程序作出详细的要求,但预计PTAB在派生程序提起后的一年内就会作出最终判决。在派生程序中,提交诉状的费用只有400美元,根据USPTO估算,整个派生程序所需的时间约为700个小时。按照USPTO提供的每小时平均费用为371美元计算,派生程序所需的费用在26万美元左右。AIA使派生程序成为更正发明人资格的一个简单、快捷的方法。与以前的干扰程序相比,派生程序提供了一个更清晰的流程;与诉讼程序相比,派生程序具有证据标准低、费用少、时间短的优势。

  新闻稿来源:http://www.nipso.cn/onews.asp?id=20380

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