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浅谈修法前后美国专利法体系中的102条

【摘要】:
在2013年3月16日之前,美国《专利法》第102条所涉及的不仅仅是新颖性(novelty)的问题,它还规定了法定阻却(statutorybar),而且把这两个方面合在一起,统称为占先(anticipation)。从以下所涉及的法律文本来看,第102条的(a)、(e)、(g)款是关于新颖性判断的规则,(b)、(c)、(d)款是关于法定阻却(即第102条标题中所称的“专利权的丧失”)的规则,而(f)

  在2013年3月16日之前,美国《专利法》第102条所涉及的不仅仅是新颖性(novelty)的问题,它还规定了法定阻却(statutory bar),而且把这两个方面合在一起,统称为占先(anticipation)。从以下所涉及的法律文本来看,第102条的(a)、(e)、(g)款是关于新颖性判断的规则,(b)、(c)、(d)款是关于法定阻却(即第102条标题中所称的“专利权的丧失”)的规则,而(f)款则是关于派生程序的规定。修改前《美国法典》第35编第102条的内容如下:

  “第102条 可专利性条件:新颖性,专利权的丧失该人应有权获得专利,除非属于下列情形——

  (a)在专利申请人完成其发明之前,该发明已经在本国为他人所知道或者使用,或者在国内外已经获得专利或者被描述在印刷出版物上,

  (b) 在本国申请专利日之前一年以上,该发明已经在国内外获得专利或者被描述在印刷出版物上,或者已经在本国公开使用或者销售,

  (c)该人已经放弃其发明,

  (d)该发明在其向本国申请专利日之前,申请人、法定代理人或其受让人首先在外国获得专利,导致获得专利,或者成为发明证书的对象,而该专利或发明证书的申请是在美国申请案12个月以前所提出的,

  (e)该发明在以下之处已有描述(1)在该专利申请人完成发明之前而由他人在美国提出并根据第122(b)条公开的专利申请中,或者(2)在该专利申请人完成发明之前而由他人在美国提出并获得授权的专利中,除非根据第351(a)条所定义之条约而提出的国际申请具有在美国提出申请的相同效力,只有当国际申请指定美国并且根据该条约第21(a)条而以英文公开,

  (f) 该人本身并不是作出该专利主题之发明的人,

  (g)(1)在根据第135条或第291条而进行抵触审查的过程中,所涉及的另一发明人在第104条所允许的范围内证明,在该人的发明之前,该发明已经由他人完成且其未予放弃、遏制或者隐藏的,或者(2)在该人的发明之前,该发明已经由其他发明人在本国内完成且其未予放弃、遏制或者隐藏。在依据本项而确定优先权时,不仅应考虑发明构思与付诸实际的日期,而且应当考虑到先完成发明构思而后付诸实践者自其先于他人完成发明构思之时起所付出的合理勤勉。”

  

 

表1修法前的102(a)

  

 

表2修法前的102(b)

 

  第102条(a)款与(b)款分别是新颖性和法定阻却规则的典型。从文本比较而言,两者看起来非常相似。但是,它们又各自包含不同的含义与功能。

  (1)时间。两者在此区分非常明显,(a)款的新颖性标准采用的是“发明日”,(b)款的法定阻却则有根据“专利申请日”计算的1年的宽限期。

  (2)空间。两者在这方面的标准几乎完全相同,均采用按披露方式不同而区分地理范围的做法。

  (3)行为人。两者显然存在区分,在(a)款关于新颖性的情形中明文规定了“他人”,而(b)款并没有“他人”字样,应被理解为“发明人本身或他人”。但实际上由于他人的这些行为可以通过(a)款解决,因此,(b)款主要是指发明人本身之所为。

  (4)行为种类。两者基本相同,但稍有区分。比如在(b)款专门规定了“销售”这种特定的情形。

  在AIA第3条于2013年3月16日生效之后,美国《专利法》第102条的结构发生了根本性变化。其一,该条的标题由“可专利性条件:新颖性,专利权的丧失”改为“可专利性条件:新颖性”,这就表明,第102条存在的关于新颖性与法定阻却的不同规则将消失,代之以统一的新颖性规则;其二,对现有技术的概念将作统一界定,取代目前第102条按照时间、地理区域和事件方式而分别界定现有技术的做法。如此一来,新的《专利法》第102条与世界其他国家和地区的专利法在形式上基本一致了。但需要注意的是,美国《专利法》第102条的术语,特别是这些术语往往因法官多年以来在判例中的解释而具有不同的含义,所以,美国专利法在新颖性规则方面,虽然采取了先申请制的形式,但在实质内容上仍然与世界其他国家保持距离。AIA之后的《专利法》第102条(a)款文本如下:“(a)新颖性;现有技术,发明人应享有专利权,除非——

  (1)主张权利之发明在其有效申请日之前已经获得专利,在出版物中已有描述,或者公开使用、销售或者以其他方式为公众所知;或者

  (2)主张权利之发明在根据第151条所授予的专利中,或者在根据第122(b)条而公开或者被视为公开的专利申请中已有描述,而在此情况下,该专利或专利申请之署名为其他发明人,且在该主张权利之发明的有效申请日之前已经有效提出申请。”

  

 

表3修法后的102(a)款1项

 

  第102条(b)款的标题是“例外”,亦即,它规定了上一款“新颖性与现有技术”之一般规定的例外情形。它分为两项:其一是宽限期;其二是发明人与争议对象的关系。先来分析第(1)项。其法律文本如下:

  “(b)例外——

  (1)在主张权利之发明的有效申请日之前1年或1年以内所作的披露--在主张权利之发明的有效申请日之前1年或1年以内所作的披露不属于根据第(a)(1)款所规定的主张权利之发明的现有技术,如果——

  (A)该披露系由发明人或合作发明人,或者因发明人或合作发明人直接或间接披露该对象从而获得该发明的他人所作;或者

  (B)在该披露作出之前,被披露之对象已经由发明人或合作发明人,或者因发明人或合作发明人直接或间接披露该对象从而获得该发明之他人公开披露。”

  由此可知,AIA之后专利法的宽限期规则是:发明人在其申请日之前1年内所作的披露不属于现有技术;或者,发明人与他人于申请日之前1年内均有披露,但发明人的披露早于他人的披露的,则他人的披露也不属于现有技术。

  其中的要点在于:首先,AIA之后《专利法》第102条的宽限期仍然是1年,且其关键日为“有效申请日”。这一点与之前专利法第102条(b)款基本相同。其次,其中涉及的发明人的披露,包括了由以下主体所作之披露:发明人自己,或者合作发明人,或者因发明人或合作发明人直接或间接披露该对象从而获得了该发明的他人。由此可知,因发明人的披露而获知了该发明的他人,其所作披露与发明人的披露具有相同效力。再次,这一宽限期规则就使得美国专利法实际上采取的是“披露在先”(first-to-disclose)制度。AIA的立法沿革也可说明这一点。美国国会的报告提到“委员会认识到,美国应当转向发明人先申请制,但委员会也承认,如果考虑到发明与研发的本质,那么严格的先申请制之中所固有的那些限制可能显得过于严厉了,即使有发明人的宽限期规则。为此,本法吸收了若干针对现有技术的例外。第一个例外就是第102条(b)(1)(B)的‘披露在先例外’(first-to-disclose exception)。这一例外实际上就创设了一种披露在先的规则(first-to-disclose rule)”。

  来源:http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTotal-ZSCQ201304014.htm

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