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颇具特色的美国专利期限调整(PTA)

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  • 发布时间:2017-02-24 15:12
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【概要描述】说起各国发明专利的保护期限,除少数国家外,大部分国家的期限最长为申请日起20年。专利的保护期对于专利权人,尤其是对利润日以百万计的医药类企业来说,每延长或缩短一天,都有着至关重要的意义。下面为大家介绍一下颇具特色的美国专利期限调整(PatentTermAdjustment,以下简称PTA),PTA的合理利用将为权利人争取更大程度的权益。  何为PTA?  1999年,美国专利商标局(USPTO)为

颇具特色的美国专利期限调整(PTA)

【概要描述】说起各国发明专利的保护期限,除少数国家外,大部分国家的期限最长为申请日起20年。专利的保护期对于专利权人,尤其是对利润日以百万计的医药类企业来说,每延长或缩短一天,都有着至关重要的意义。下面为大家介绍一下颇具特色的美国专利期限调整(PatentTermAdjustment,以下简称PTA),PTA的合理利用将为权利人争取更大程度的权益。  何为PTA?  1999年,美国专利商标局(USPTO)为

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  说起各国发明专利的保护期限,除少数国家外,大部分国家的期限最长为申请日起20年。专利的保护期对于专利权人,尤其是对利润日以百万计的医药类企业来说,每延长或缩短一天,都有着至关重要的意义。下面为大家介绍一下颇具特色的美国专利期限调整(Patent Term Adjustment, 以下简称PTA),PTA的合理利用将为权利人争取更大程度的权益。

  何为PTA?

  1999年,美国专利商标局(USPTO)为避免不当延迟而缩短专利有效期限,美国国会在美国发明人保护法(AIPA)中对专利期限调整做了相应规定。如有必要对专利期限调整的案件,USPTO在颁发专利证书时,同时会发出专利期限调整的决定。从PTA机制实行至今,历经多次判例,USPTO对此规定已多次更新并趋于合理。

  PTA如何计算?

  PTA的计算包括两部分,第一部分是37 CFR(美国专利法实施细则)1.703 规定的由USPTO审查延迟导致的专利期限调整 (Period of adjustment of patent term due to examination delay);第二部分是37 CFR 1.704 规定的由申请人延迟导致的专利期限减少(Reduction of period of adjustment of patent term)。简而言之,专利期限调整的天数等于第一部分的天数减去第二部分的天数。其具体规定如下:

  1、因USPTO审查延迟导致的专利期限调整(37 CFR 1.703),主要包括以下情形:

  (1)审查员应在申请日起14个月内向申请人发出审查结果,包括缩限通知书(Restriction Requirement)、非最终审查意见通知书(Non-Final Rejection),授权通知书(Notice of Allowance)等,其超出14个月的天数为审查员造成的延迟,此点仅适用于2013年1月14日之后授权的案件;以及审查员应该在申请人针对审查意见通知书(包括非最终审查意见通知书Non-Final Rejection、最终审查意见通知书Final Rejection等)递交了答辨意见、或提出上诉(复审)请求、或专利审判和上诉委员会(Patent Trial and Appeal Board )或某联邦法庭(Federal Court)对上诉做出最终决定,甚或申请人缴纳授权费等之日起4个月内发出下一个审查结论,如在此期限内未向申请人发出下一次审查结论的超出4个月的天数为USPTO审查造成的延迟。这也是通常所说的A类延迟(A delay);

  (2)从申请日起直至专利授权公告日(issue date),超出3年的天数,为USPTO审查造成的延迟。也就是通常所说的B类延迟(B delay)。此类延迟中,如果3年内发生以下几种情形时的天数,不应包括在内:

  a) 申请人提交继续审查请求(Request for Continued Examination,简称RCE)之日至授权通知书发文日的天数;

  b) 因抵触程序(interference proceeding)或溯源诉讼程序(derivation proceeding)造成的延迟;

  c) 因某项发明保密和专利扣发(Secrecy of certain inventions and withholding of patent)造成的延迟;

  d) 因上诉(appeal)至专利审判和上诉委员会造成的延迟,此点仅适用于2012年9月17日之后授权的案件。

  请注意:因抵触程序或溯源诉讼程序、保密和扣发、或2012年9月17日之后授权的案件中因上诉至专利审判和上诉委员会造成的延迟,不包括此程序过程中各种情况重叠的时间(to the extent that the periods are not overlapping)。

  (3)此调整从专利到期日开始计算,计算时不包含上述期间的重叠部分,证书的邮寄或传送时间不考虑在内。

  (4)凡适用期末放弃(terminal disclaimer)原则的案件均不适用此专利期限调整。

  2、因申请人延迟导致的专利期限减少(37 CFR 1.704 )

  (1)由于申请人的原因,包括未能及时跟进官方的处理或审查的进程度,导致官方延迟做出审查结论的这部分天数应从根据前述规定37 CFR 1.703中涉及的专利调整期间内扣除。

  (2)申请人未在三个月内答复专利局发出任何审查意见通知(包括rejection、objection、argument),超出官方期限的天数应从前述规定37 CFR 1.703中涉及的调整期间内扣除。

  (3)因申请人原因,未积极推进申请而造成的申请进度(包括处理或审查)的延迟,包括:提出中止请求、延迟授权请求、放弃申请或延迟缴纳授权费、放弃通知两个月内未提出恢复请求、未及时提交临时申请转非临时申请请求、审查员发出审查意见或授权通知书之日前一个月内提交初步修改或其他修改文件,导致审查员需要发出补充审查意见或补充授权通知书的、因疏忽导致答复审查意见文本有遗漏、答复文本提交后又未经审查员要求主动提交补充答复文件或其他文件、在收到专利审判和上诉委员会或联邦法院相关决定之后,审查员发出审查意见或授权通知书之日前一个月内提交修改或其他文件,导致审查员需要发出补充审查意见或补充授权通知书的、授权通知发出后再提交修改(提交RCE请求除外)、未及时提交上诉简述(appeal brief)、授权通知书发出后提交RCE请求、申请日后八个月内申请仍未处于待审查状态(in condition for examination)等等,根据其具体情况,应从根据前述规定37 CFR 1.703中涉及的调整期间内扣除。

  (4)提交IDS或因提交IDS而提交RCE请求将不视为上述所说的未积极推进申请而造成的申请进度(包括处理或审查)的延迟,然而需要注意的是,该IDS所含对比文件为首次引用,且申请人、发明人、代理人等与申请有实质联系的其他人收到相关案通知的时间不得早于提交IDS前的三十天,即,如果该IDS在收到之日起超过三十天提交,相应日期会从前述规定37 CFR 1.703中涉及的调整期间内扣除。

  (5)对期限调整减少的恢复请求(request for reinstatement of reduces PTA)将不视为上述所说的未积极推进申请而造成的申请进度(包括处理或审查)的延迟。

  (6)在专利局发出任何审查意见通知书或授权通知书之前(以先到之日为准),更正说明书、附图、序列表等均影响PTA的计算。

  以上是对PTA相关法条规定的大致介绍。由于PTA规定复杂,且美国是判例法,该规定仍在不断完善和修正过程之中。因此在具体实务时,还是要参照当时USPTO更新的相关法律法规,避免使当事人造成不必要的损失。

  http://www.lungtinsz.com/index.php?c=msg&id=425&

2022第三届华讯杯·全国法律写作竞赛

2022第三届华讯杯·全国法律写作竞赛

2022华讯杯·全国法律写作竞赛是由华讯知识产权和庆辰法律事务所举办的第三届写作竞赛。现将有关事项通知如下: 一、竞赛宗旨 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,创新法治人才培养机制,增强法学生综合能力,明确法律文书在法学教育中的定位,引导法学生将写作能力作为从事法律职业的重要基础。有鉴于此,举办华讯杯·全国法律写作竞赛,期望通过此项活动,推广国际知名法学院行之多年的法律写作训练与文化,以期对法律从业人的写作能力提升贡献绵力。 二、组织单位 主办单位:华讯知识产权(以下简称“华讯”) 庆辰法律事务所 三、参赛对象 全国所有高校法学院本科及研究生均可报名参加竞赛,仅限个人独作,不接受合作作品。 (注:曾参加往届华讯杯· 法律写作竞赛,但仍为法学院在校生,可继续参加本届竞赛。) 四、授权 参赛者保留所提交论文的著作权,但应同意授权主办单位就本次活动对外发布新闻稿或进行其他宣传活动,并授权主办单位无偿引用并发表所提交的论文(主办单位将明确标示作者名以示尊重著作权)。 五、奖项设置 一等奖一名: 奖金人民币3000元、颁发荣誉证书 二等奖三名: 奖金人民币2000元、颁发荣誉证书 三等奖五名: 奖金人民币1000元、颁发荣誉证书 优秀奖十名: 颁发荣誉证书 如经评分后分数相同时,按人数均分奖金;如投稿人数不足20人(含),则二、三等奖各减少2个名额。 六、竞赛作文题目 本次竞赛分为命题作文和自拟作文。参赛学生可以择其一,自拟文章标题,语言限使用中文。 命题作文: 近年来疫情肆虐给国内民生经济带来重大伤害,而一些海外大药企最近开发出了特效药(例如美国辉瑞的Paxlovid)为疫情的未来带来曙光。有人因而认为我国应该引用专利法中强制许可的制度,让专利权人许可国内仿制药企生产这些特效药,以解国内燃眉之急。但有些人则持反对立场,认为强制许可将侵害专利权人的利益,长期来看对国内保护自主创新的环境营造反而是伤害。请表达你对这议题的立场并提出理由。 自拟作文: 参赛学生可以自择一与知识产权相关的议题,该议题须有正反两方的立场,参赛者必须表达其所选择的立场及提出支持该立场的的理由。 七、格式与要求 1. 文章格式建议遵循法学短篇论述文(Essay)的写作惯例。文章应包含明确的主题句(Thesis Statement)、理由(Reasons)及支持作者所采立场的结论(Conclusion)。 2. 脚注格式采用中国社科院法学研究所主办的《法学研究》期刊体例。 3. 正文篇幅为3000字内。(不超过A4纸三页) 4. 每位参赛者只能提交一篇参赛作品。 5. 语言限使用中文。 八、评分 评委会将对所有参赛论文进行双向匿名评审,即所有稿件由主办方统一接收后,将论文匿名传给评审老师(主评审简介见第十点)进行评分。 九、活动日期 参赛时间:2022年10月20日—2023年1月20日 评审时间:2023年1月21日—2023年1月31日 颁奖时间另行通知。 十、投稿方式与其他 1.请参赛同学一律将稿件发送至活动负责人李文倩女士,联系方式:wenqian.li@chinaipic.com。(投稿时请备注:学校+姓名+参赛题目); 2.竞赛规则由主办方制定并解释。 3.好的法律文书至少须符合以下要求: 第一,具备形式逻辑性。需提醒的是,逻辑并不等于概念或体系,逻辑强调的是一种推导的过程。 第二,文字具有表现力,用简洁的文字精确表达作者的意思,用语模糊将予以扣分。特别提醒注意文句应符合中文文法。 第三,整体文风的说服力,法律文书(包括判决、律师诉状、法律意见书、论文),都是在试图说服读者接受其观点。 建议阅读一些国外判决,学习其文风及推理。另外,请参赛者自行上网了解Essay的含义及其架构,并可以参考侯庆辰律师的短片。(链接:https://v.youku.com/v_show/id_XNTkwNTA0NjA1Mg==.html) 以下是一段美国大法官Scalia执笔的一段判决文供参考: Allowing a counterclaim to establish “arising under” jurisdiction would also contravene the longstanding policies underlying our precedents. First, since the plaintiff is “the master of the complaint,” the well-pleaded-complaint rule enables him, “by eschewing claims based on federal law, … to have the cause heard in state court.” Caterpillar Inc., supra, at 398–399. The rule proposed by respondent, in contrast, would leave acceptance or rejection of a state forum to the master of the counterclaim. It would allow a defendant to remove a case brought in state court under state law, thereby defeating a plaintiff’s choice of forum, simply by raising a federal counterclaim. Second, conferring this power upon the defendant would radically expand the class of removable cases, contrary to the “[d]ue regard for the rightful independence of state governments” that our cases addressing removal require. See Shamrock Oil & Gas Corp. v. Sheets, 313 U. S. 100, 109 (1941) (internal quotation marks omitted). And finally, allowing responsive pleadings by the defendant to establish “arising under” jurisdiction would undermine the clarity and ease of administration of the well-pleaded-complaint doctrine, which serves as a “quick rule of thumb” for resolving jurisdictional conflicts. See Franchise Tax Bd., supra, at 11. For these reasons, we decline to transform the longstanding well-pleaded-complaint rule into the “well-pleaded-complaint-or-counterclaim rule” urged by respondent. (HOLMES GROUP, INC. v. VORNADO AIRCIRCULATION SYSTEMS, INC. 13 Fed. Appx. 961, vacated and remanded.) 主评审简介 侯庆辰为南京华讯知识产权顾问有限公司(www.chinaipic.com)创办人及台北庆辰法律事务所(www.chingcheng-law.com)之创所律师与执行合伙人。在创立华讯及庆辰之前,侯庆辰律师曾在一家台湾智财法律事务所与一家国际知名律师事务所任职律师多年,之后进入产业界分别担任过凌阳科技集团、艺墨文创集团与威盛电子担任法务主管,累积丰厚之本地诉讼以及国际商业交易之经验。 侯庆辰律师拥有北京大学法学博士、台大法律硕士、政大商学硕士与美国宾州大学(University of Pennsylvania)法学硕士学位。 扎实的学术训练让侯庆辰律师精熟于美国、中国及中国台湾的法律。 此外,侯庆辰律师同时具备美国与中国台湾双律师资格,以及中国台湾专利师证照,并持有中国大陆法律资格证书。 迄今执业逾二十年,熟悉产业运作之实态,专精于公司法、证券交易法、企业并购、资本市场、税务诉讼、知识产权,并拥有丰富的民刑事与行政诉讼经验,是企业法律顾问的不二人选。 学历 : 北京大学法学博士 美国宾洲大学法学硕士 政治大学商学硕士(知识产权所) 台湾大学法学硕士 政治大学法律系学士 美国加州大学伯克利分校访问研究员 美国哥伦比亚大学法学院访问学者 证照 : 中国台湾律师 中国台湾专利师 美国纽约州律师 中国大陆法律职业资格证 经历 : 威盛科技法务经理 艺墨文创法务长 凌阳科技法务经理 国际通商法律事务所律师 巨群法律事务所律师 现任: 南京华讯知识产权顾问有限公司总经理 台湾庆辰法律事务所所长 台湾庆辰法律事务所驻南京代表处首席代表 华讯·国际知识产权与涉外法律服务平台创始人 华讯·国际知识产权人才培育基地发起人 中国(江苏)知识产权维权援助中心(南京江北新区)分中心专家库专家 中国(江苏)自由贸易试验区南京片区专家咨询委员会委员 中国(南京)知识产权保护中心技术专家库专家 南京市台湾同胞投资企业协会第七届理事会理事 南京市台湾同胞投资企业协会青年委员会顾问 南京浦口经济开发区知识产权智库专家 南京江北新区海外联谊会副主席 南京市海外联谊会第六届理事会理事 南京仲裁委员会委员 南京江北新区科技投资集团有限公司第一届投资决策委员会委员 台北科技大学智慧财产权研究所 兼任副教授 东南大学法学院 兼职导师 著作: 《医药专利的产业化》    
2022-10-18
药品专利池组织与诺华公司签订尼洛替尼专利许可

药品专利池组织与诺华公司签订尼洛替尼专利许可

  近日,药品专利池组织(Medicines Patent Pool, MPP)与诺华公司于第27届世界癌症大会上签订了首个抗癌药的专利许可协议,协议中被许可国家和地区的选定仿制药企业将可以进行尼洛替尼(Nilotinib)的生产,这为中低收入国家和地区的慢性粒细胞白血病患者带来了福音。 尼洛替尼(商品名达希纳,Tasigna)是诺华制药研发的用于治疗慢性粒细胞白血病(Chronic myeloid leukemia, CML)的第二代靶向小分子药物,也即因为电影《我不是药神》而被广泛熟知的第一代靶向小分子药物伊马替尼(商品名格列卫,Gleevec)的升级版。相较于第一代药物,尼洛替尼分子的亲脂性更强,能有效治疗对于伊马替尼产生耐药性的慢性粒细胞白血病。作为诺华制药现阶段用于治疗慢性粒细胞白血病的明星药物,尼洛替尼因其良好的药效而具备优异的市场表现,目前,尼洛替尼的全球年均销售额高达20亿美元。 图1 尼洛替尼化学结构式 尼洛替尼药物先后在瑞士(2007年07月01日)、美国(2007年10月29日)、欧盟(2007年11月19日)、日本(2009年01月21日)和中国(2009年07月14日)首次获批,其在多个国家和地区的化合物专利将于2023年7月到期,但诺华制药还布局了若干衍生专利,包括晶型、药物组合物、衍生物、制剂和用途等,有效延长了尼洛替尼的专利寿命近10年。 药品专利池组织是在国际药品采购机构UNITAID的支持下建立的非营利性组织,于2010年在日内瓦正式成立。药品专利池组织通过与原研药企业进行谈判,将药品专利纳入药品专利池中,并许可给符合要求的中低收入国家和地区的仿制药企业,能够有效降低被许可国家和地区的患病群体的治疗负担。药品专利池组织的存在一定程度上避免了中低收入国家和地区的单个或少数仿制药企业由于势单力薄而无法与大型原研药企业进行谈判的情况,为推动公共健康事业的发展作出了可观的贡献。在成立初期,药品专利池组织的工作主要集中于一些危及全球公共健康的传染性疾病,如艾滋病、结核以及疟疾等。但经过十余年的发展,药品专利池组织也开始将工作范围拓展到一些非传染性但仍普遍地威胁公共健康的疾病,例如癌症。 尽管尼洛替尼的化合物专利将于2023年7月到期,距本次专利许可协议的签订已不足一年,核心的化合物专利到期后,各仿制药企业可以较容易地规避剩余的衍生专利进行生产。但作为药品专利池组织签署的首个抗癌药物的专利许可协议,尼洛替尼的许可协议在推动公共健康事业的发展上具有里程碑式的意义。
2022-11-25
华讯活动前线

华讯活动前线

11月21日上午10:00,侯庆辰博士作为主讲人,在湖南·长沙·高新区,参加由湖南慧泽生物医药科技有限公司组织的《专利的价值分析与布局》讲座。本次讲座主要与企事业单位员工分享专利的价值、分析与布局。
2022-11-25
未来想赚钱的老板,需要懂专利信息的人才

未来想赚钱的老板,需要懂专利信息的人才

  知识产权在未来的商业市场发挥的作用会越来越大,无论是市场战略、专利商标布局、都需要以全面和精确的信息为支撑。 当今优秀的企业会把知识产权部门首当其冲全方面考虑,需要懂得善于分析检索专利报告来提高企业的商业嗅觉灵敏度,这样才能在未来的市场竞争中立于不败之地。 优秀的专利人才,是帮助企业少走弯路、少花钱。常言“磨刀不误砍柴功、钱要花在刀刃上”,其实就是专利的价值所在。过去我们倡导“埋头骨干”那是专利制度尚未建立完整,无法利用专利信息支撑 只有在实践中苦苦探索那“冥冥之中“的自有安排。 笔者并不是歪解上述看法,是希望企业老板遇到知识产权,不要再有“七斤半的苦瓜 —— 没见过这号种”陌生感。 一种新药的研发评价需要12年的时间,其中经历“临床前研究、临床前试验、临床实验和新药审批4个阶段。 平均1万个新药品种的研发才会有一个成功上市,投资一种新药成功上市超过8亿美元!如果将营销、申请专利、其他研究失败成本加入,平均研发一种新药成本耗费高到17亿美元! 基于经济学的理论,美国人对于专利的解释可能更为恰当:是一种实用主义或者工具论思维下的妥协。 一纸将整整12年的成果进行“垄断”。对于同行,你只需要泡一杯咖啡、躺在摇椅上,伴随着优雅的音乐。如同《星际穿越》般站在四维的角度去观看这位三维者这12年的艰辛路程,点点手指来汲取你所需要的再发明和创新的信息。这12年、144个月、4320天、103680小时从你指尖划过。当您看完这篇专利,对面发明者呕心沥血、一路披荆斩棘走过这12年的坎坷,此时说不定已经是两鬓斑白。而你一目十行只用了12分钟。 “人生天地之间;若白驹之过隙;忽然而已。时间的宝贵,不必多言。 优秀的专利人才很容易赢得研发人员的信赖与尊重。因为可以从全国海量的数据库中汲取最有价值的信息、牢牢把握技术动态、掌握行业的敏感点,全面分析竞争对手的技术脉络。 富国的特点在于劳动力产值高,简单来说就是:干活少,挣钱多。 如果现在仍有企业老板觉得这事不重要,我举一个特别简单例子。 如果没有知识产权的因素,相同价值的产品输出的劳动力总体一致,一双耐克鞋换一双普通国产球鞋,两种球鞋的劳动力基本一致。现在可以一双耐克鞋换回5双国产球鞋,多赚取4倍的价格!这就是知识产权的溢价!
2022-11-25
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