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颇具特色的美国专利期限调整(PTA)

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  • 发布时间:2017-02-24 15:12
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【概要描述】说起各国发明专利的保护期限,除少数国家外,大部分国家的期限最长为申请日起20年。专利的保护期对于专利权人,尤其是对利润日以百万计的医药类企业来说,每延长或缩短一天,都有着至关重要的意义。下面为大家介绍一下颇具特色的美国专利期限调整(PatentTermAdjustment,以下简称PTA),PTA的合理利用将为权利人争取更大程度的权益。  何为PTA?  1999年,美国专利商标局(USPTO)为

颇具特色的美国专利期限调整(PTA)

【概要描述】说起各国发明专利的保护期限,除少数国家外,大部分国家的期限最长为申请日起20年。专利的保护期对于专利权人,尤其是对利润日以百万计的医药类企业来说,每延长或缩短一天,都有着至关重要的意义。下面为大家介绍一下颇具特色的美国专利期限调整(PatentTermAdjustment,以下简称PTA),PTA的合理利用将为权利人争取更大程度的权益。  何为PTA?  1999年,美国专利商标局(USPTO)为

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  说起各国发明专利的保护期限,除少数国家外,大部分国家的期限最长为申请日起20年。专利的保护期对于专利权人,尤其是对利润日以百万计的医药类企业来说,每延长或缩短一天,都有着至关重要的意义。下面为大家介绍一下颇具特色的美国专利期限调整(Patent Term Adjustment, 以下简称PTA),PTA的合理利用将为权利人争取更大程度的权益。

  何为PTA?

  1999年,美国专利商标局(USPTO)为避免不当延迟而缩短专利有效期限,美国国会在美国发明人保护法(AIPA)中对专利期限调整做了相应规定。如有必要对专利期限调整的案件,USPTO在颁发专利证书时,同时会发出专利期限调整的决定。从PTA机制实行至今,历经多次判例,USPTO对此规定已多次更新并趋于合理。

  PTA如何计算?

  PTA的计算包括两部分,第一部分是37 CFR(美国专利法实施细则)1.703 规定的由USPTO审查延迟导致的专利期限调整 (Period of adjustment of patent term due to examination delay);第二部分是37 CFR 1.704 规定的由申请人延迟导致的专利期限减少(Reduction of period of adjustment of patent term)。简而言之,专利期限调整的天数等于第一部分的天数减去第二部分的天数。其具体规定如下:

  1、因USPTO审查延迟导致的专利期限调整(37 CFR 1.703),主要包括以下情形:

  (1)审查员应在申请日起14个月内向申请人发出审查结果,包括缩限通知书(Restriction Requirement)、非最终审查意见通知书(Non-Final Rejection),授权通知书(Notice of Allowance)等,其超出14个月的天数为审查员造成的延迟,此点仅适用于2013年1月14日之后授权的案件;以及审查员应该在申请人针对审查意见通知书(包括非最终审查意见通知书Non-Final Rejection、最终审查意见通知书Final Rejection等)递交了答辨意见、或提出上诉(复审)请求、或专利审判和上诉委员会(Patent Trial and Appeal Board )或某联邦法庭(Federal Court)对上诉做出最终决定,甚或申请人缴纳授权费等之日起4个月内发出下一个审查结论,如在此期限内未向申请人发出下一次审查结论的超出4个月的天数为USPTO审查造成的延迟。这也是通常所说的A类延迟(A delay);

  (2)从申请日起直至专利授权公告日(issue date),超出3年的天数,为USPTO审查造成的延迟。也就是通常所说的B类延迟(B delay)。此类延迟中,如果3年内发生以下几种情形时的天数,不应包括在内:

  a) 申请人提交继续审查请求(Request for Continued Examination,简称RCE)之日至授权通知书发文日的天数;

  b) 因抵触程序(interference proceeding)或溯源诉讼程序(derivation proceeding)造成的延迟;

  c) 因某项发明保密和专利扣发(Secrecy of certain inventions and withholding of patent)造成的延迟;

  d) 因上诉(appeal)至专利审判和上诉委员会造成的延迟,此点仅适用于2012年9月17日之后授权的案件。

  请注意:因抵触程序或溯源诉讼程序、保密和扣发、或2012年9月17日之后授权的案件中因上诉至专利审判和上诉委员会造成的延迟,不包括此程序过程中各种情况重叠的时间(to the extent that the periods are not overlapping)。

  (3)此调整从专利到期日开始计算,计算时不包含上述期间的重叠部分,证书的邮寄或传送时间不考虑在内。

  (4)凡适用期末放弃(terminal disclaimer)原则的案件均不适用此专利期限调整。

  2、因申请人延迟导致的专利期限减少(37 CFR 1.704 )

  (1)由于申请人的原因,包括未能及时跟进官方的处理或审查的进程度,导致官方延迟做出审查结论的这部分天数应从根据前述规定37 CFR 1.703中涉及的专利调整期间内扣除。

  (2)申请人未在三个月内答复专利局发出任何审查意见通知(包括rejection、objection、argument),超出官方期限的天数应从前述规定37 CFR 1.703中涉及的调整期间内扣除。

  (3)因申请人原因,未积极推进申请而造成的申请进度(包括处理或审查)的延迟,包括:提出中止请求、延迟授权请求、放弃申请或延迟缴纳授权费、放弃通知两个月内未提出恢复请求、未及时提交临时申请转非临时申请请求、审查员发出审查意见或授权通知书之日前一个月内提交初步修改或其他修改文件,导致审查员需要发出补充审查意见或补充授权通知书的、因疏忽导致答复审查意见文本有遗漏、答复文本提交后又未经审查员要求主动提交补充答复文件或其他文件、在收到专利审判和上诉委员会或联邦法院相关决定之后,审查员发出审查意见或授权通知书之日前一个月内提交修改或其他文件,导致审查员需要发出补充审查意见或补充授权通知书的、授权通知发出后再提交修改(提交RCE请求除外)、未及时提交上诉简述(appeal brief)、授权通知书发出后提交RCE请求、申请日后八个月内申请仍未处于待审查状态(in condition for examination)等等,根据其具体情况,应从根据前述规定37 CFR 1.703中涉及的调整期间内扣除。

  (4)提交IDS或因提交IDS而提交RCE请求将不视为上述所说的未积极推进申请而造成的申请进度(包括处理或审查)的延迟,然而需要注意的是,该IDS所含对比文件为首次引用,且申请人、发明人、代理人等与申请有实质联系的其他人收到相关案通知的时间不得早于提交IDS前的三十天,即,如果该IDS在收到之日起超过三十天提交,相应日期会从前述规定37 CFR 1.703中涉及的调整期间内扣除。

  (5)对期限调整减少的恢复请求(request for reinstatement of reduces PTA)将不视为上述所说的未积极推进申请而造成的申请进度(包括处理或审查)的延迟。

  (6)在专利局发出任何审查意见通知书或授权通知书之前(以先到之日为准),更正说明书、附图、序列表等均影响PTA的计算。

  以上是对PTA相关法条规定的大致介绍。由于PTA规定复杂,且美国是判例法,该规定仍在不断完善和修正过程之中。因此在具体实务时,还是要参照当时USPTO更新的相关法律法规,避免使当事人造成不必要的损失。

  http://www.lungtinsz.com/index.php?c=msg&id=425&

2021年度专利复审无效十大案件

2021年度专利复审无效十大案件

2021年度专利复审无效十大案件 专利复审和无效审理是对专利权利的保护范围大小甚至权利的有无进行再次认定的程序,决定着专利权的保护基础,一直备受社会关注。4月26日,2021年度专利复审无效十大案件在国家知识产权局开放日活动中正式发布。 案例1.“新颖的磺酰胺类化合物及其作为内皮素受体拮抗剂的应用”发明专利无效案(专利号:ZL01820481.3) 案情简介:专利权人:埃科特莱茵药品有限公司,无效宣告请求人:南京正大天睛制药有限公司。本案涉及的药品马昔腾坦,是首个获批用于治疗肺动脉高压的口服制剂。本案系仿制药申请人在提交仿制药申请后,针对原研药发起的专利挑战。案件审理过程中涉及化学医药领域的多个法律问题,包括权利要求中技术术语的理解、马库什权利要求的性质、马库什化合物和具体化合物优先权的认定、表格化合物充分公开的判断、补充实验数据以及化合物创造性的判断等。 审理结论:在修改的基础上维持有效。 典型意义:本案是药物化合物审理的典型案例,对于优先权的认定、表格化合物充分公开的判断以及化合物创造性的判断具有示范作用。 案例2.“被取代的多环性氨基甲酰基吡啶酮衍生物的前药”发明专利无效案(专利号:ZL201180056716.8) 案情简介:专利权人:盐野义制药株式会社,无效宣告请求人:刘奕彤。本案涉及的玛巴洛沙韦是目前获批的首个、也是唯一一个单剂量口服抗流感药物。案件审理过程中涉及马库什权利要求能否获得说明书的支持,如何准确评价说明书对技术效果的公开以及结构类似的化合物的创造性判断等法律问题。 审理结论:维持有效 典型意义:本案对于准确评价说明书描述的技术效果以及马库什权利要求能否得到说明书支持具有借鉴意义;还阐述了对于“结构类似但用途不同的化合物”,在创造性评判时应当对现有技术提供的机理研究成果进行全面考察,如果其与涉案专利的作用机制缺乏内在联系,则不能从中获得对化合物结构改进以实现不同用途的技术启示。 案例3.“通过图像采集获取网络连接的数据传输方式及其系统”的发明专利无效案(专利号:ZL201010523284.4) 案情简介:专利权人为上海科斗电子科技有限公司,无效宣告请求人为掌阅科技股份有限公司。在本案的无效宣告程序中,双方均提交了大量证据,案件复杂度高,口头审理后,请求人提出了撤案声明。本案审理的重点在于当请求人提出了撤案请求时,审理程序是否终止,即对专利法实施细则第七十二条第2款规定的理解和适用。 审理结论:宣告无效 典型意义:本案对于当事人撤回其请求但审理程序可以不终止的法律规定进行诠释,合理平衡专利权人与社会公众的利益。 案例4.“左心耳封堵器”的发明专利无效案(专利号:ZL201310567987.0) 案情简介:专利权人:先健科技(深圳)有限公司,无效宣告请求人:蔡景莉。本案请求人对专利权人的多个专利权提起了无效宣告请求,本案是其中一件。本案审理中,请求人主张涉案专利缺乏新颖性和创造性,并提交相关现有技术证据。专利权人则主张请求人提出的主要证据属于在申请日以前六个月内“他人未经申请人同意而泄露其内容的”情形,因而涉案专利应享有“新颖性宽限期”,请求人提交的证据不能破坏其新颖性和创造性。 审理结论:宣告无效 典型意义:本案对于“新颖性宽限期”的适用进行诠释,充分论述了对“他人未经申请人同意而泄露其内容”能否享受现有技术豁免的认定思路,明确对于他人未经同意而泄露发明创造内容的情形,如果证据能够表明专利权人在已经知晓情况后两个月内仍未提出声明和提交证明文件,则不能享有新颖性的宽限期。决定强调,专利权人在知晓他人未经同意而泄露技术内容时,应及时履行必要的声明义务。 案例5.“轴流风轮”的发明专利无效案(专利号:ZL200710026747.4) 案情简介:专利权人:广东美的制冷设备有限公司,无效宣告请求人:珠海格力电器股份有限公司。美的、格力、奥克斯是国内空调行业的三大竞争巨头,他们之间的专利纷争不断,本案为格力对美的提出的第二次无效宣告请求,案件所涉及的用于空调外机上的轴流风轮对空调效能具有重要影响,是三家企业专利大战的关键专利之一。 审理结论:宣告无效 典型意义:本案涉及单方委托鉴定报告证据效力的认定,同时,对采用参数定义的产品权利要求与使用公开证据的技术比对提供了审理思路。   案例6.“图像传感器CS3825C”的集成电路布图设计专有权撤销案(登记号:BS.175539928) 案情简介:专利权人:珠海市矽旺半导体有限公司,撤销意见提出人:深圳市芯智锐光电科技有限公司。本案审理涉及多个撤销条款,包括有关保护客体的条例第二条,有关独创性的条例第四条,有关申请登记期限的条例第七条。 审理结论:维持有效 典型意义:本案诠释了专有权保护对象、独创性审理范围以及申请登记期限的判断规则,对布图设计案件的审理具有借鉴意义。 案例7.“仪表机壳”的外观设计专利无效案(专利号:ZL201030122941.5) 案情简介:专利权人:福建顺昌虹润精密仪器有限公司,无效宣告请求人:厦门希科自动化科技有限公司。本案审理过程中涉及多个争议焦点,包括“中间产品”是否属于外观设计保护的客体、判断主体的确定,以及外观设计的对比判断规则。 审理结论:宣告无效 典型意义:本案阐明了作为判断主体的“一般消费者”应当具有的知识水平和认知能力,分析了各设计特征对于整体视觉效果的不同影响权重。 案例8.“防爆装置”的实用新型专利无效案(专利号:ZL201521112402.7) 案情简介:专利权人:宁德时代新能源科技股份有限公司,无效宣告请求人:江苏塔菲尔新能源科技股份有限公司、东莞塔菲尔新能源科技有限公司。本案审理过程中主要争议焦点在于两个方面,一是对技术方案的理解,二是作为技术改进点的多个结构特征对创造性判断的影响。 审理结论:在修改的基础上维持有效。 典型意义:本案是新能源领域结构类产品创造性判断的典型案例,决定强调,判断是否存在技术启示时,应对区别特征之间的关系予以关注,在准确认定涉案专利实际要解决的技术问题和能够达到的技术效果的基础上,客观判断现有技术是否给出了相应的技术启示。 案例9.“用于治疗潜伏性结核的喹啉衍生物” “取代的喹啉衍生物在治疗耐药性分枝杆菌性疾病中的用途”的发明专利无效案(专利号:ZL201210507318.X、ZL200580017016.2) 案情简介:专利权人:詹森药业有限公司,无效宣告请求人:王立群。本系列案涉及两项专利权,该两项专利涉及全球45年来首个抗结核药物“贝达喹啉”。本系列案审理过程中涉及多个争议焦点,包括对权利要求特定技术术语的理解、如何考量说明书实验数据,以及对医药用途发明改进动机与合理成功预期的判断等。 审理结论:在修改的基础上维持有效。 典型意义:本案明确了在医药用途发明的创造性判断中,应当准确评价是否存在“合理的成功预期”。 案例10.“一种用于给排水的活接接头”的实用新型专利无效案(专利号:ZL201920390483.9) 案情简介:专利权人:浙江天雁控股有限公司,无效宣告请求人:孟祥麟。本案审理过程中涉及举证责任、对电子证据真实性的确定、使用公开证据链的认定,以及实用性的判断等诸多法律问题。 审理结论:维持有效。 典型意义:本案明晰了在核实证据优先权时,本国优先权文件的举证责任分配和获取途径。同时,本案还诠释了对实用性意义上“能够产生积极效果”的理解,以及对微信聊天记录、展会等不同类型证据真实性和证明力的认定规则。      
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