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• 作者：华讯知识产权
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• 发布时间：2023-01-06 13:25
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【概要描述】 技术是第一生产力，对于企业和公司来说，专利一旦被成功授权，形成了企业的无形资产，保证了企业的核心竞争力，因此，大多数企业都希望所掌握的技术成果转化为知识产权，然而，成功申请一项专利并非易事，在申请过程中往往容易出现专利申请被驳回的情况，那么专利申请被驳回是否没有补救的余地呢，发明人和申请人应该怎么做呢？   首先，要明确一点，当专利被驳回时，并不是毫无办法，根据《中华人民共和国专利法》第四十一条，专利申请人对国务院专利行政部门驳回申请的决定不服的，可以自收到通知之日起三个月内向国务院专利行政部门请求复审。国务院专利行政部门复审后，作出决定，并通知专利申请人。 也就是说，当专利被驳回后，申请人可以提出复审请求，由复审委员会再次对专利申请进行审查，经过复审后可能出现以下两种情况：(1)维持原驳回决定，驳回专利复审请求。(2)确认专利复审请求理由成立，或者确认经申请人修改后，申请文件已克服了原驳回决定指出的缺陷，决定撤消原驳回决定，申请退回原审查部门重新审查。 那么，一篇被驳回专利申请究竟要不要提出复审请求呢，在提出复审请求之前需要做出什么考量呢？   一、专利复审的现状 根据《国家知识产权局2021年度报告》，2021年，国家知识产权局共受理专利复审请求7.6万件，同比增长39.2%。以发明专利为例，2021年审结的发明专利有126.6万件，其中授权的发明专利是69.6万件，57万件发明专利未授权，而发明专利的复审请求量是7.36万件，在未被授权的发明专利中的占比是12.9%。 在审结的发明专利复审案件中，撤销驳回占47.2%，这表明发明专利通过复审有近一半是能够撤销驳回，专利复审的救济功能发挥明显。但是撤销驳回只是中间状态，并不代表该专利申请最终一定能够授权，还需要继续审查才能确定最终结果。复审请求的结案周期平均为16.4个月，复审周期较长。   二、专利复审的流程 专利复审程序是指专利申请被驳回时，给予申请人的一条救济途径。只有专利申请人才有权启动专利复审程序，而且必须在接到驳回通知3个月内向国家知识产权局专利复审委员会提出。向专利复审委员会请求复审的，应当提交复审请求书，说明理由，必要时还应当附具有关证据。请求人在提出复审请求或者在对专利复审委员会的复审通知书作出答复时，可以修改专利申请文件；专利复审委员会进行审查，根据复审请求人的请求，同意撤销原决定的，专利复审委员会应当据此作出复审决定，并通知复审请求人，但不会直接授权，而是由原审查部门继续进行审查程序。认为复审请求不符合专利法及其实施细则有关规定的，会要求申请人在指定期限内陈述意见。经陈述意见或者进行修改后，专利复审委员会认为仍不符合专利法及其实施细则有关规定的，会维持原驳回决定的复审决定。   三、专利被驳回的法条依据 审查员在驳回决定通知书中都会写明驳回理由，专利法实施细则第五十三条：依照专利法第三十八条的规定，发明专利申请经实质审查应当予以驳回的情形是指： （一）申请属于专利法第五条、第二十五条规定的情形，或者依照专利法第九条规定不能取得专利权的； （二）申请不符合专利法第二条第二款、第二十条第一款、第二十二条、第二十六条第三款、第四款、第五款、第三十一条第一款或者本细则第二十条第二款规定的；　 （三）申请的修改不符合专利法第三十三条规定，或者分案的申请不符合本细则第四十三条第一款的规定的。 《专利法》第五条：对违反法律、社会公德或者妨害公共利益的发明创造，不授予专利权。对违反法律、行政法规的规定获取或者利用遗传资源，并依赖该遗传资源完成的发明创造，不授予专利权。 《专利法》第二十五条：对下列各项，不授予专利权:(一)科学发现；(二)智力活动的规则和方法；(三)疾病的诊断和治疗方法；(四)动物和植物品种；(五)原子核变换方法以及用原子核变换方法获得的物质；(六)对平面印刷品的图案、色彩或者二者的结合作出的主要起标识作用的设计。 《专利法》第九条：同样的发明创造只能授予一项专利权。但是，同一申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利，先获得的实用新型专利权尚未终止，且申请人声明放弃该实用新型专利权的，可以授予发明专利权。 两个以上的申请人分别就同样的发明创造申请专利的，专利权授予最先申请的人。 《专利法》第二条第二款规定：发明，是指对产品、方法或者其改进所提出的新的技术方案。 《专利法》第二十条第一款：申请专利和行使专利权应当遵循诚实信用原则。不得滥用专利权损害公共利益或者他人合法权益。 《专利法》第二十二条：授予专利权的发明和实用新型，应当具备新颖性、创造性和实用性。 《专利法》第二十六条：第三款：说明书应当对发明或者实用新型作出清楚、完整的说明，以所属技术领域的技术人员能够实现为准，必要的时候，应当有附图。摘要应当简要说明发明或者实用新型的技术要点。第四款：权利要求书应当以说明书为依据，清楚、简要地限定要求专利保护的范围。第五款：依赖遗传资源完成的发明创造，申请人应当在专利申请文件中说明该遗传资源的直接来源和原始来源，申请人无法说明原始来源的，应当陈述理由。 《专利法》第三十一条第一款： 一件发明或者实用新型专利申请应当限于一项发明或者实用新型。属于一个总的发明构思的两项以上的发明或者实用新型，可以作为一件申请提出。 《专利法》第三十三条第二款：申请人可以对其专利申请文件进行修改，但是，对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围，对外观设计专利申请文件的修改不得超出原图片或者照片表示的范围。 《专利法实施细则》第四十三条：依照本细则第四十二条规定提出的分案申请，可以保留原申请日，享有优先权的，可以保留优先权日，但是不得超出原申请公开的范围。分案申请应当依照专利法及本细则的规定办理有关手续。分案申请的请求书中应当写明原申请的申请号和申请日。提交分案申请时，申请人应当提交原申请文件副本;原申请享有优先权的，并应当提交原申请的优先权文件副本。   四、提出复审的建议 发明专利被驳回后，是否提出复审，取决于申请人本身，在阅读驳回理由后，若申请人认为审查员提出的驳回理由没有道理，或者认为经过修改后可以克服审查员指出的驳回理由，那么申请人可以在收到驳回决定通知书3个月内向专利复审委员会提交复审请求，同时缴纳复审的官费。在复审请求中要需要陈述，审查员在驳回决定中的意见不正确，同时也可以对申请文件进行修改，以克服存在的问题。 上述列举的法条中，若驳回理由为专利法第五条、第二十五条规定的情形，或者依照专利法第九条规定不能取得专利权的，这几个条款是对发明专利保护客体的规定，若驳回理由为这几条，说明该发明专利所要求保护的内容不属于专利法规定的，因此，一旦以上述理由被驳回，不建议提出复审，即使提出复审，还是会存在较大概率被上述条款维持原驳回决定。 若驳回理由为《专利法》第二十二条、第二十六条及第三十三条第二款规定的情形，这是对申请文件的内容审查的结果，表面申请文件存在各种缺陷从而被驳回，以创造性为例，若审查员以申请文件不具备创造性为理由进行驳回时，此时可以综合考量申请文件的内容，如果权利要求书保护的范围较大，而对应的说明书又有多个发明点和足够详实的实施例，那么这种专利申请文件可以通过进一步缩小权利保护范围而提出复审。   五、复审之后维持被驳回的解决方法 在提出复审后，递交了完整详尽的复审请求书陈述表明审查员指出的驳回理由不成立，或进行修改补正以后认为能够克服驳回理由，且具有完整的证据证明的，若专利复审委员会维持驳回结果不变，专利复审决定应当书面通知专利申请人，发明专利申请的申请人对复审决定不服的，可以自收到决定之日起3个月内向北京市中级人民法院起诉。   六、总结 发明专利被驳回后，是否要提出复审，还是需要申请人做好复审评估，可以从以下四个维度对专利复审进行评估：1）专利的重要性；2）申请文件的内容是否详实；3）审查意见是否存在偏差；4）意见陈述是否合理。经过上述四方面的评估，能够更加客观的认识前期被驳回专利的实际情况，让专利复审具有客观依据和可操作性，减少和避免专利复审决策的盲目性和盲从性，因此可以成为申请人实施专利复审的流程要求，也可以是专利代理机构委案复审的前置程序。此外，申请人通常是委托专利申请的代理机构进行专利复审，则可需求不同的专利代理机构承办。这以摆脱前期答复思维的限制，找到新的突破点。