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美国专利布局的请注意:美国专利OA流程有这些不同

【摘要】:
众所周知,各个国家或地区的政治、经济、文化各有特色,专利制度的发展历史也不尽相同,这导致不同国家或地区的专利法律法规及操作实践存在差异。为了更好地在不同国家或地区进行专利布局,南京华讯觉得这就需要我们了解不同国家或地区之间的专利实践差异。  中国专利制度在建立之初,更多地参考了德国、欧洲的专利制度。美国专利法与德国不同,主要采用“判例法体系”。因此,美国专利实践与中国专利实践有很多不同之处。了解这

  众所周知,各个国家或地区的政治、经济、文化各有特色,专利制度的发展历史也不尽相同,这导致不同国家或地区的专利法律法规及操作实践存在差异。为了更好地在不同国家或地区进行专利布局,南京华讯觉得这就需要我们了解不同国家或地区之间的专利实践差异。

  中国专利制度在建立之初,更多地参考了德国、欧洲的专利制度。美国专利法与德国不同,主要采用“判例法体系”。因此,美国专利实践与中国专利实践有很多不同之处。了解这些差异,将有助于中国申请人更有效、经济地在美国提交专利申请,更好地与美国专利代理律师进行沟通,进而更好地保护自己的权益。通过了解美国专利实践,可以使申请人在答复美国审查员发出的审查意见时有效地将美国专利实践的特点考虑进去,从而增加授权可能性、节省申请成本,并且使所获得的美国专利在后续维权、实施阶段能够得到更充分地保护和运用。

  本文对美国专利实践中审查意见(OA)的流程特征进行简要介绍,帮助申请人进一步了解美国专利审查意见流程,进而帮助申请人更有效地制定答复策略,节省申请成本。

  美国专利审查意见流程

  有着丰富的美国专利代理经验的南京华讯代理人都会发现,接收审查意见的通常情况是,第一次OA是“非最终OA(non-final OA)”,而第二次OA通常就是“最终OA(Final OA)”。造成这种情况的主要原因是,美国专利商标局规定,审查员只有在发出最终OA后,才可以为他记录审查工作量。这意味着,只要一旦符合发出最终OA的条件,审查员就会“毫不犹豫”地发出最终OA。那么,发出最终OA的条件是什么?

  事实上,并非第一次OA之后一定会发出最终OA。美国专利审查指南(Manual of Patent Examining Procedure)规定,只有在符合规定条件时,审查员才可以发出最终OA。具体来说,当符合以下3种情况之一时,允许审查员发出最终OA:

  1.在针对非最终OA的答复中,申请人只进行争辩,没有修改其权利要求,如果审查员没有接受该争辩意见而坚持其驳回意见不变,则可以发出最终OA;

  2.在发出非最终OA后,申请人提交了IDS(Information disclosure statement),审查员计划将驳回理由改为针对该IDS时,可以发出最终OA;

  3.在针对非最终OA的答复中,申请人修改了权利要求,则审查员可以发出最终OA,且在最终OA中,审查员可以改变适用法条或修改驳回意见。

  因此,申请人可以根据允许发出最终OA的条件,考虑如何制定答复非最终OA的策略,尽量避免落入上述3种情况中,从而避免接到最终OA,这样可以一定程度地节省申请人的申请成本。

  避免收到最终OA的操作策略

  下面南京华讯美国专利介绍几种可以避免收到最终OA的情况,供申请人参考。

  如果申请人一旦发现审查员在评述专利申请权利要求的创造性时漏掉该权利要求中的一个或几个特征,即使认为该特征本身不具备专利性,笔者仍然建议申请人在答复意见中明确指出遗漏的特征并进行相应争辩,这样可以防止审查员发出最终OA。这样申请人在无需缴纳继续审查费用的情况下,实际获得了2次答复机会。由于答复机会越多,申请人对于审查员态度试探的机会也就越多,这样申请人获得较大保护范围的专利权的机会也就越多。

  另外,当申请人发现审查员在审查意见中认为对比文件中的1个标号相当于或对应于专利申请权利要求中的2个或更多个部件时,建议在意见陈述中明确加以指出,这样可以有效防止审查员发出最终OA,同样可以给申请人争取到更多的答复机会,节省了申请成本。

  此外,当申请人收到最终OA并且发现审查员发出最终OA的时机不符合美国专利审查指南规定的发出条件时,申请人可提交相应声明,要求撤回最终OA。这样,审查员会重新发出非最终OA。

  通过南京华讯对于美国审查意见流程的简单介绍,希望帮助申请人对于美国专利实践中OA过程和操作策略有所了解,从而能够针对美国的审查意见制定更为有效的答复策略,更好地帮助中国申请人在节省申请成本的情况下顺利地获得美国专利权。

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