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美国最高法院向“强制收取过期专利授权使用费”说不

【摘要】:
南京华讯报:美国最高法院审理过的斯蒂芬•金布尔诉漫威娱乐有限公司(Kimblevs.MarvelEntertainment,LLC)专利侵权一案或许可以给我们一些启示。该案中,美国最高院判决专利权期满后,专利权所有人不得强制收取相关专利的授权费。  正如多年前的Brulotte诉ThysCo.侵权案一样,否定到期专利可以继续收取授权使用费的司法定论,其影响不只限于专利到期后专利费的问题,而是表明了

  南京华讯报:美国最高法院审理过的斯蒂芬•金布尔诉漫威娱乐有限公司(Kimble vs. Marvel Entertainment, LLC)专利侵权一案或许可以给我们一些启示。该案中,美国最高院判决专利权期满后,专利权所有人不得强制收取相关专利的授权费。

  正如多年前的Brulotte诉Thys Co.侵权案一样,否定到期专利可以继续收取授权使用费的司法定论,其影响不只限于专利到期后专利费的问题,而是表明了在经济收益和鼓励创新之间进行抉择的一种态度。

  我不想无期限支付专利使用费

  斯蒂芬•金布尔是早前一项玩具专利的权利人,该玩具专利描述的是从手掌喷出加压泡沫蜘蛛网的技术,与超凡蜘蛛侠的人物特征极其相似。漫威娱乐获悉该专利后,在未获得允许的情况下,开始制造并销售具有该专利特征的玩具。

  1997年,金布尔以专利侵权起诉漫威娱乐,此后双方达成和解协议:金布尔将该项技术的专利权授权给漫威娱乐使用,漫威娱乐除需一次性支付金布尔约50万美元的费用外,还需将未来销售该玩具销售额的3%作为授权费给付给金布尔。但协议中却并没有具体说明,漫威娱乐支付授权费的对价义务将持续多长时间,即在合同履行期限约定上存在缺位。

  于是问题也随之而来。

  2010年,涉案专利权期满,漫威娱乐不想再继续支付专利使用费,而且找出了此前的Brulotte诉Thys Co.侵权案例,坚持认为,专利权期满后,专利持有人收取授权费的权利也应随之消失。

  在此前的Brulotte诉Thys Co.案件中,美国最高院否认了要求专利机械购买者在机械的专利权过期后继续支付使用该机械专利的专利费的合同。法院认为,在专利权过期后要求支付专利费的做法是不被允许的,因为这种做法试图将专利权扩展至该专利进入公共领域后的日期。最高法院认为这构成了专利滥用,并且本身是非法的。

  然而在金布尔与漫威娱乐的这起关于专利授权费的案件中,金布尔却认为,此前与漫威娱乐签署的协议是符合专利法相应条款的,而且该协议是得到了双方的认可才签订的。当时授权给漫威娱乐使用的不止是涉案的专利技术,还有专利技术背后一系列相关的具体制作细节。这些都是漫威娱乐从中获益的主要因素。如果参照Brulotte诉Thys Co.案件,否认在专利权过期后的专利使用费收取,那么将对专利权人的利益造成不公平的损害。

  虽然金布尔极力为自己辩护,但美国最高法院还是判定,其不得向漫威娱乐强制收取过期专利的授权使用费。

  重点是创新而非市场

  其实在该案中所引用的Brulotte诉Thys Co.侵权案,虽然已经过去了几十年,但在美国的司法及理论界一直存在争议。

  经济学家们批评这一裁决,认为允许支付到期专利技术的专利费可以为经济发展带来长期受益:鉴于专利权人可以在更长的一段时间里收取专利授权使用费,从而使得专利被许可者可能在专利有效期内支付较低的专利许可费,这样专利产品的消费价格将下调,与替代性产品相比专利产品将更具竞争力,更多的企业能够支付得起专利许可费,也可以促进被专利者之间的竞争。

  但美国最高法院却认为,上述的经济学和市场竞争的问题并不是专利法所重点考虑的。而专利法也不像《舍曼法案》(美国的反垄断法)那样,并不旨在实现市场竞争的最大化。因为专利法最主要的关注点是促进创新,由此专利法划出了一条非常明确的界限,指明在一定年头后专利权是否有效,从而使到期后的专利不受任何限制进行使用,促进整个社会的后续发展和在此基础上的再创新。

  正如芝加哥约翰马歇尔法学院的Daryl Lim教授所说:“最高法院非常正确的认识到了专利法的特征,即重点放在公共领域及创新上,而非市场上。因此,法院关注的核心问题是阻止专利权在专利保护期外的延长以及确保专利所涉标的物在专利到期后能被免费使用。”

  但在中国,并没有明文规定,专利权期满后专利持有人不得继续向专利许可获得者收取授权费用。为了避免不必要的麻烦及损失,大家在签署授权合同之前,南京华讯认为应注意以下几点:

  1、协议中包含多项专利:若一份协议中包含多项专利,专利许可获得者可以要求签署多个协议,如果这些专利到期的时间不一样,那么专利许可人就可按最晚期限收取专利授权费。

  2、分期偿还:专利许可人在与专利许可获得者签署授权文件时,通常要求专利许可获得者一次性支付几十年的专利授权费,此时,专利许可获得者就可要求分期支付,这样可以避免支付专利权期满后的授权费用。

  3、捆绑授权:专利许可人在签署协议时将非专利权事务例如商业秘密,一并授权给专利许可获得者,即使专利权期满,专利许可人依然可以向许可获得者收取授权费,因为非专利权事务没有到期一说。

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