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浅谈美国专利侵权判定中的反向等同原则

【摘要】:
一、反向等同原则的概念与性质  反向等同原则(ReverseDoctrineofEquivalents),亦称为逆等同原则,是美国联邦最高法院在专利侵权诉讼的司法实践中确立的一项衡平原则。其含义是指被控侵权物或者方法在字面上落入了专利权利要求的保护范围,但被控侵权物或者方法与专利权利要求相比是以原理上不同的方式实现了相同或相似的功能,在这种情况下,被控侵权物或方法不构成对专利的侵权。  对于该项原

  一、反向等同原则的概念与性质

  反向等同原则(Reverse Doctrine of Equivalents),亦称为逆等同原则,是美国联邦最高法院在专利侵权诉讼的司法实践中确立的一项衡平原则。其含义是指被控侵权物或者方法在字面上落入了专利权利要求的保护范围,但被控侵权物或者方法与专利权利要求相比是以原理上不同的方式实现了相同或相似的功能,在这种情况下,被控侵权物或方法不构成对专利的侵权。

  对于该项原则的性质,笔者认为是被控专利侵权者针对相同侵权指控的一种抗辩手段。具体而言,当原告可以证明被控侵权物或方法落入专利权利要求的字面范围即构成相同侵权的情况下,被告可以通过举证来证明被控产品或方法是以实质不同的方式实现了发明的功能,在原理上与专利存在实质性的区别,从而推翻原告的侵权指控。

  二、反向等同原则的起源与发展

  通说认为,反向等同原则的思想起源于美国1898年的Boyden Power Brake Co. v. Westinghouse案。随后,美国联邦最高法院在1950年的 Graver Tank & Mfg. Co. v. Linde Air Products Co.案的判决书中正式确定了反向等同原则。

  1869 年,Westinghouse发明了一种利用一个中心气压箱以使列车刹车的制动装置,该专利的一项权利要求内容包括中心气压箱、辅助气压箱、空气管、制动汽缸、阀门、活塞等装置。而本案被告Boyden的产品包含了原告专利权利要求中的所有部件,但是在组合方式上进行了较大程度的改进并增加入了一个关键部件,使列车刹车装置更为高效快捷,适应了19世纪晚期列车日益变长的趋势。

  美国联邦最高法院法院在本案的判决书中指出,即使被控侵权物不在权利要求的字面范围内,在某种情况下仍然构成侵权。反言之,即使被控侵权物落入了专利权利要求的字面范围,但如果被控侵权物在原理上已经发生了根本的改变,则被控侵权物就不在专利权的保护范围之内,不构成专利权的侵犯。在本案中,从表面上看,Boyden的装置包含了权利要求中的所有部件,在字面意义上完全落入了Westinghouse专利的保护范围,然而Boyden装置的具体组合关系已经与涉案专利有着本质的区别,从而使它跳出了专利的保护范围。

  1950年 Graver Tank & Mfg. Co. v. Linde Air Products Co.案则是反向等同原则发展史上的又一里程碑。美国联邦最高法院在此案中确认了反向等同原则,认定其抗辩专利侵权的作用并明确地指出“等同原则并不总是有利于专利权人,有时也会不利于专利权人。当一项装置与专利相比,即使该装置落入该专利权利要求的字面范围,但采用了实质不同的原理与不同的方式完成了相同或相似的功能时,被控侵权方仍然可以借用等同原则限制专利权利要求的保护范围,回应专利权人的侵权指控。” 虽然在判决书中美国联邦最高法院仍然使用的是等同原则,没有直接引入反向等同原则这一词,但可清楚看出反向等同原则和等同原则之间的关系。

  根据反向等同原则的定义以及美国联邦最高法院针对上述两则案例的论述,笔者认为,反向等同原则的适用必须满足三大要件,即被控产品或方法在字面上落入专利权利要求的保护范围、原理上存在实质区别、以实质不同的方式达到了相同或相似的功能。

  三、反向等同原则的适用情况

  追溯反向等同原则的产生原因,笔者认为,主要是由于被诉侵权行为发生之时权利要求不再得到说明书的充分支持,成为一个比说明书的记载更为宽泛的发明创造。在这其中,既有科学技术发展的客观因素,也有采用功能性限定技术特征等专利撰写技巧的人为因素。

  在当今这个科技迅速发展的时代,新产业不断兴起,新技术不断孕育,新成果不断涌现,从而在客观上会导致专利权利要求字面意义的范围不断扩张,甚至是颠覆性的变化。然而,专利说明书中记载的具体技术内容可能仍停留在申请时的技术水平或者其扩张的范围并未有专利权利要求如此之大,由此则会造成权利要求的字面范围与说明书中的具体技术内容产生脱节并且该脱节随着时间的推移不断扩大。由此,后续技术虽然进行了根本的改进,以原理上不同的方式实现了相同或相似的功能,但仍就可能落入专利权利要求的字面范围。

  以纳米技术为例,纳米技术并非只是尺度的缩小,微观粒子的内部结构、排序、相互作用等物理意义较宏观技术也发生了根本的改变。设想一件微观意义上的纳米装置落入了一项宏观意义上的专利的字面范围,但由于微观粒子的相互作用、活动机理等都与宏观世界大相径庭,纳米装置的设计者在设计过程中必须考虑很多与该材料宏观尺度时不同的特点,而这些特点会造成与在先专利有显著区别。如果根据权利要求的字面含义就认定纳米装置侵犯宏观技术的在先专利权,很大程度将影响纳米领域在后技术创新者的积极性,不利于纳米领域的科技发展。而反向等同原则可以为纳米技术的设计者提供一个公平的法律庇护。

  另外,功能性限定技术特征已经成为专利撰写的一种趋势,在电学领域尤为常见。由于功能性限定技术特征的撰写方式不仅覆盖了说明书中记载的具体实现方式,而且可以覆盖能够实现该功能的其他方式,因此,如果采用功能性限定技术特征使权利要求字面范围超出说明书记载的技术内容的合理范围,或者当功能性限定技术特征因素与科学发展的因素相结合,也非常容易产生权利要求的字面含义得不到说明书的充分支持的情况。在此情况下,当不应落入保护范围的被控侵权物或方法遭遇侵权诉讼时,反向等同原则不失为一种较好的抗辩手段。

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