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美国法庭对中国专利侵权的管辖权分析

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  • 发布时间:2016-08-05 16:39
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【概要描述】南京华讯报中国知识产权包括专利权的价值,除来自专利本身的技术含量外,亦与中国相关市场的大小息息相关。从第十一届中国专利奖中金奖项目的统计来看,便可窥豹一斑。例如,这届金奖项目颁奖报道:截至2008年底,本届15项金奖项目新增销售额累计428亿元,新增利润累计166亿元;170项优秀奖项目新增销售额累计2640亿元,新增利润累计415亿元。  外国机构(个人)对获取和收购中国专利的兴趣,也日益渐浓。

美国法庭对中国专利侵权的管辖权分析

【概要描述】南京华讯报中国知识产权包括专利权的价值,除来自专利本身的技术含量外,亦与中国相关市场的大小息息相关。从第十一届中国专利奖中金奖项目的统计来看,便可窥豹一斑。例如,这届金奖项目颁奖报道:截至2008年底,本届15项金奖项目新增销售额累计428亿元,新增利润累计166亿元;170项优秀奖项目新增销售额累计2640亿元,新增利润累计415亿元。  外国机构(个人)对获取和收购中国专利的兴趣,也日益渐浓。

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  南京华讯报中国知识产权包括专利权的价值,除来自专利本身的技术含量外,亦与中国相关市场的大小息息相关。从第十一届中国专利奖中金奖项目的统计来看,便可窥豹一斑。例如,这届金奖项目颁奖报道:截至2008年底,本届15项金奖项目新增销售额累计428亿元,新增利润累计166亿元;170项优秀奖项目新增销售额累计2640亿元,新增利润累计415亿元。

  外国机构(个人)对获取和收购中国专利的兴趣,也日益渐浓。仅从外国机构通过申请方式获取专利件数的统计看,2001 年国外机构在中国获专利授权14981件,到2009年该数字已达80206件,一跃占据总授权数的13.8%。 再加上在市场收购的专利,外国机构拥有中国专利的数目及比率将会更大。

  因此,国外的中国专利权所有人,特别是在中国没有业务的中国专利所有权人,一旦发现有对其拥有的中国专利存在专利侵权行为,就会面临棘手的问题,因为这些国外的专利权人往往不具备在中国法院提起专利侵权诉讼的能力。而对他们说,基于语言的熟习、商务关系和对本土律师及对法律和司法制度的了解,当然首选其公司总部所在国的当地法院。但是,中国专利是在中国专利制度下申请得到的,并受中国专利法的保护。虽然外国法院可以通过专家来了解中国专利制度及法律,来判定被告是否在中国法律下实施了其专利(即是否侵权)。

  但是,在实际操作中,要决定是否侵权中国专利,首先得确定中国专利的权利要求内容所要求的、说明书及附图用于解释的专利保护范围。 外国法官往往没有中文阅读的能力,只能通过翻译好的中国专利来理解其权利要求、说明书及附图来解释专利保护范围。众所周知,同一句中文翻译成另一种文字,常常可以有几种不同的、但均合理的译意。而每种不同的翻译都对原文会有轻微不同的解释。其实翻译的过程本身也就是解释的过程。一般编译和解释往往不会对读者的正确理解产生影响,比如文学作品、新闻、科学和非法律文本内容等。但对于专利文件来说,翻译中略微的解释都会导致对专利保护范围的要求理解不一致。而这种轻微不同的专利保护范围的不一致,常常导致对是否存在专利侵权、专利是否有效做出不同的判定。这样一来,以非中文作为工作语言的外国法院必须判定哪种翻译更为合理。而要给法院解释那种翻译更为合理,又得回到依赖大量中文词汇和语法的引用和依据,来解释各种翻译的合理性。由此,国外的中国专利所有权人如果想要在本土法庭提起有关中国专利侵权之请求,外国法庭会追根逐末,受理这种请求吗?

  如果这个问题提给美国的法庭,一般的答案应该是不会受理。但实际上未必尽然。南京华讯就是通过讲叙一个真实的案例,介绍一件专利侵权诉讼案,以探讨美国法庭对中国专利侵权请求之管辖权的态度。

  1、案情简介

  本案原告为一家叫作“三维”⑥的美国公司。三维在中国既无分公司也无合作伙伴。事情的起源是三维购得两项专利及其专利许可合同。这两项专利是由中国发明人发明的、涉及同一技术的美国专利和中国专利。专利许可则是与另一家在本文中称作“飞兆”

  的美国(跨国)公司签的合同,容许飞兆实施该两项中美专利所保护的技术。许可协议中包含有管辖地选择条款,称合同纠纷可在美国得克沙斯州或缅因州联邦法庭诉讼。之后,飞兆拒交许可费,称其没有实施两项专利所保护的技术。三维与飞兆多次交涉未果。于是,三维在宣布中止与飞兆的专利许可合同之后,在美国得克沙斯州东区联邦法庭递交诉状,诉飞兆侵权其美国专利。而在同一天,飞兆亦在缅因州联邦法庭(以下简称“缅因法庭”)递交“宣告不侵权”的诉讼,其中包括请求法庭判其不侵权三维的中国专利。⑧因为时差关系,“宣告不侵权”之诉状递入缅因法庭先于三维之诉状。

  ⑨从而两案合一,交缅因法庭听审。三维随之又在中国四川成都中级人民法院提起诉讼,状告飞兆侵权其拥有的中国专利。

  2、三维认为美国法庭对中国专利请求无管辖权的理由

  在缅因法庭上,三维要求缅因法庭取消或避免听审飞兆的请求,理由是:就飞兆不侵权三维中国专利的听审,法庭需要对中国专利的保护范围加以解释,而美国法庭无权解释中国专利的保护范围,或者至少应该拒绝参与这种解释。

  ⑪三维的依据来自源于1941年美国最高法院对一案件的终审判决中提出的“弃权学说(Abstention Doctrine),”⑫后来该学说逐步发展并定义为:如果某法院对案件中某些请求的审理可能会侵犯另一法院的权力,则该法院应该(或在某些情况下必须)拒绝受理该请求。⑬三维称:巡回法庭应进一步将“弃权学说”扩展引用到像本案一样的、具有多样性管辖权(Diversity Jurisdiction)的案子,⑭ 而且在后来其他判例中(如Voda案、

  ⑮Mars案⑯ 和Stein案⑰)更进一步地限制美国法庭对外国专利请求的管辖权。三维说,这些理由解释了为什么至今没有任何美国法庭受理过外国专利侵权的听审请求。⑱

  3、飞兆认为美国法庭对中国专利请求有管辖权的理由

  对此,飞兆则提出了诸项反驳三维的理由,主要归结于:本案双方是处于不同州之法人实体,具有多样性管辖权,为三维引用的前例案中所不具有。⑲ 飞兆还举出Baker-Bauman判例来支持缅因法庭对中国专利请求具有管辖权的观点。⑳ 指出在Baker-Bauman的案例中,法庭认为Voda案和Stein案的判决中均未设及多样性管辖权的问题,从而,Voda案和Stein案于本案无指导意义,因此缅因法庭在多样性管辖权的前提下对中国专利请求有管辖权。㉑

  4、缅因法庭对中国专利请求管辖权的判决

  缅因法庭判定法庭有中国专利侵权请求之管辖权。㉒法庭首先肯定了Voda案的判决,总结了为什么一般情况下美国法庭应该避免听审有关外国专利的请求:㉓

  (1)“对外国专利的有效性和侵权裁决可能会影响美国在知识产权条约下的义务;

  (2)礼让与主权的关系通常教导美国司法尊重外国法院对涉外专利侵权索赔的权利:因为美国法庭没有国际义务来作裁决,也不方便做这种裁决,没有任何理由认为外国法庭不能充分保护外国专利的权利,并可能影响到外国政府的主权;还有像土地纠纷一样的专利侵权纠纷之管辖权应当在本土;同时补充性管辖权章程对管辖权的授予含糊不清;

  (3)尽管多国专利的裁决可能导致高效率,在缺乏承认外国判决的机制下,司法效率要求避免复杂的国外专利问题;

  (4)就应用管辖权不方便(forum non

  conveniens)分析中,由方便性因素导致的问题不利于法庭做出处理外国专利的判决;

  (5)为防止美国法院查询另一个主权的官方行为而设立了“国家行为”的学说,当该学说不容许法院来确定外国专利有效问题时,让美国法院来确定是否侵权是不公平的。”

  同时,缅因法庭指出:在Voda案的判决中点明了法庭没有考虑多样性管辖权的情况,㉔这其实是暗指巡回法庭如考虑多样性管辖权,Voda案的判决或许有所不同。

  缅因法庭认为专利许可协议中有管辖地选择条款是最有说服力的理由。㉕法庭举出联邦巡回法庭在1986年Warner案的判决来支持其论点。 ㉖在Warner案中,争议双方事先也有协议,其中选择条款规定管辖地于美国(被告)和意大利(原告)。㉗在Warner案中,原告在美国法庭起诉,但初审法庭和上诉法庭均判决:根据选择条款规定,原告必须到意大利去起诉。 ㉘最后,法庭指出(1)美国法庭有先例,强制执行管辖地选择,容许意大利法庭来解释美国专利,以及(2)有他国法庭听审与美国专利法有关的案例,㉙驳回三维要求法庭避免听审中国专利的请求。㉚

  值得一提的是,缅因法庭做出这样的判决还考虑到本案没有提及中国专利无效的请求,因为缅因法庭认为听审专利无效的请求会涉及他国专利局的主权。㉛

  5、三维认为法庭错判的理由

  三维认为法庭判决有误, 因为其判决基于的Warner案和本案相关性不大。㉜三维提出:缅因法庭的上级法院、联邦第一巡回法庭的判例来说明选择条款规定中使用的语言有“必须(mandatory)管辖地”和“容许(permissive)管辖地”之分。㉝在Warner案的许可协议中所用的语言“(被告)的任何诉讼必须在俄亥俄州的克里夫兰提起,而(原告)的任何诉讼必须在意大利的维琴察提起”是“必须管辖地”选择的规定语言。㉞第一巡回法庭历来都强制执行这种语言下的管辖地选择。㉟而本案许可协议中的语言“双方同意(consent)缅因州的联邦法庭和得克萨斯州的东区或北区的联邦法庭为管辖地”是“容许管辖地”选择的规定语言。㊱在这种规定语言下,第一巡回法庭从来没有更不会强制执行管辖地选择。㊲因此Warner案的判例对本案没有指导意义。

  基于对缅因法庭的判决不服,三维决定上诉。上诉的理由是:缅因法庭没有区分管辖地选择条款规定所用语言有“必须”和“容许”的差别,从而做出错误的判决。但双方之后很快实现了庭下和解,因此上诉没有最终获得上级法院判决。

  6、结束语

  从上述对该案例的分析可以看出:在一般情况下,美国法庭不会受理听审中国专利侵权请求。但如果原告和被告事先有约,约定美国法庭对中国专利侵权有管辖权,并且这种约定的语言为必须性及请求不涉及专利无效的问题,美国法庭极可能受理听审中国专利侵权的请求。但如果这种约定的语言为容许性或请求涉及专利无效的问题,则法庭受理之可能性很小。

  在国际贸易中,由于有知识产权的介入,双方协议约定管辖权变得既重要又复杂。正如缅因法庭在其判决中所指出,“在市场全球化下,知识产权纠纷可能涉及许多国家的专利法。解决这些纠纷时的不明朗因素和复杂性会增加经营成本,从而增加消费者的成本。”㊳法庭强调,“在有可能的情况下,事先用商业协议来确定好对双方来说都是最方便谈判的管辖地,对解决争端,似乎是一剂有益的良药。”㊴法庭也意识到翻译外语的专利权力要求、解释外国法律和外国专利法、以及理解外国专利制度的难处。㊵但是,缅因法庭认为,“即使是本国(美国)的专利法也有诸多难点,”㊶何况,“这些难点在过去(我们)判定国际合同侵权及侵权带来的损失时也都是必须要面对的。”㊷

  无论如何,南京华讯寄予本文的建议是:律师在撰写外国专利许可协议时,应对管辖地选择及其约定的语言之应用,慎之又慎。

2022第三届华讯杯·全国法律写作竞赛

2022第三届华讯杯·全国法律写作竞赛

2022华讯杯·全国法律写作竞赛是由华讯知识产权和庆辰法律事务所举办的第三届写作竞赛。现将有关事项通知如下: 一、竞赛宗旨 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,创新法治人才培养机制,增强法学生综合能力,明确法律文书在法学教育中的定位,引导法学生将写作能力作为从事法律职业的重要基础。有鉴于此,举办华讯杯·全国法律写作竞赛,期望通过此项活动,推广国际知名法学院行之多年的法律写作训练与文化,以期对法律从业人的写作能力提升贡献绵力。 二、组织单位 主办单位:华讯知识产权(以下简称“华讯”) 庆辰法律事务所 三、参赛对象 全国所有高校法学院本科及研究生均可报名参加竞赛,仅限个人独作,不接受合作作品。 (注:曾参加往届华讯杯· 法律写作竞赛,但仍为法学院在校生,可继续参加本届竞赛。) 四、授权 参赛者保留所提交论文的著作权,但应同意授权主办单位就本次活动对外发布新闻稿或进行其他宣传活动,并授权主办单位无偿引用并发表所提交的论文(主办单位将明确标示作者名以示尊重著作权)。 五、奖项设置 一等奖一名: 奖金人民币3000元、颁发荣誉证书 二等奖三名: 奖金人民币2000元、颁发荣誉证书 三等奖五名: 奖金人民币1000元、颁发荣誉证书 优秀奖十名: 颁发荣誉证书 如经评分后分数相同时,按人数均分奖金;如投稿人数不足20人(含),则二、三等奖各减少2个名额。 六、竞赛作文题目 本次竞赛分为命题作文和自拟作文。参赛学生可以择其一,自拟文章标题,语言限使用中文。 命题作文: 近年来疫情肆虐给国内民生经济带来重大伤害,而一些海外大药企最近开发出了特效药(例如美国辉瑞的Paxlovid)为疫情的未来带来曙光。有人因而认为我国应该引用专利法中强制许可的制度,让专利权人许可国内仿制药企生产这些特效药,以解国内燃眉之急。但有些人则持反对立场,认为强制许可将侵害专利权人的利益,长期来看对国内保护自主创新的环境营造反而是伤害。请表达你对这议题的立场并提出理由。 自拟作文: 参赛学生可以自择一与知识产权相关的议题,该议题须有正反两方的立场,参赛者必须表达其所选择的立场及提出支持该立场的的理由。 七、格式与要求 1. 文章格式建议遵循法学短篇论述文(Essay)的写作惯例。文章应包含明确的主题句(Thesis Statement)、理由(Reasons)及支持作者所采立场的结论(Conclusion)。 2. 脚注格式采用中国社科院法学研究所主办的《法学研究》期刊体例。 3. 正文篇幅为3000字内。(不超过A4纸三页) 4. 每位参赛者只能提交一篇参赛作品。 5. 语言限使用中文。 八、评分 评委会将对所有参赛论文进行双向匿名评审,即所有稿件由主办方统一接收后,将论文匿名传给评审老师(主评审简介见第十点)进行评分。 九、活动日期 参赛时间:2022年10月20日—2023年1月20日 评审时间:2023年1月21日—2023年1月31日 颁奖时间另行通知。 十、投稿方式与其他 1.请参赛同学一律将稿件发送至活动负责人李文倩女士,联系方式:wenqian.li@chinaipic.com。(投稿时请备注:学校+姓名+参赛题目); 2.竞赛规则由主办方制定并解释。 3.好的法律文书至少须符合以下要求: 第一,具备形式逻辑性。需提醒的是,逻辑并不等于概念或体系,逻辑强调的是一种推导的过程。 第二,文字具有表现力,用简洁的文字精确表达作者的意思,用语模糊将予以扣分。特别提醒注意文句应符合中文文法。 第三,整体文风的说服力,法律文书(包括判决、律师诉状、法律意见书、论文),都是在试图说服读者接受其观点。 建议阅读一些国外判决,学习其文风及推理。另外,请参赛者自行上网了解Essay的含义及其架构,并可以参考侯庆辰律师的短片。(链接:https://v.youku.com/v_show/id_XNTkwNTA0NjA1Mg==.html) 以下是一段美国大法官Scalia执笔的一段判决文供参考: Allowing a counterclaim to establish “arising under” jurisdiction would also contravene the longstanding policies underlying our precedents. First, since the plaintiff is “the master of the complaint,” the well-pleaded-complaint rule enables him, “by eschewing claims based on federal law, … to have the cause heard in state court.” Caterpillar Inc., supra, at 398–399. The rule proposed by respondent, in contrast, would leave acceptance or rejection of a state forum to the master of the counterclaim. It would allow a defendant to remove a case brought in state court under state law, thereby defeating a plaintiff’s choice of forum, simply by raising a federal counterclaim. Second, conferring this power upon the defendant would radically expand the class of removable cases, contrary to the “[d]ue regard for the rightful independence of state governments” that our cases addressing removal require. See Shamrock Oil & Gas Corp. v. Sheets, 313 U. S. 100, 109 (1941) (internal quotation marks omitted). And finally, allowing responsive pleadings by the defendant to establish “arising under” jurisdiction would undermine the clarity and ease of administration of the well-pleaded-complaint doctrine, which serves as a “quick rule of thumb” for resolving jurisdictional conflicts. See Franchise Tax Bd., supra, at 11. For these reasons, we decline to transform the longstanding well-pleaded-complaint rule into the “well-pleaded-complaint-or-counterclaim rule” urged by respondent. (HOLMES GROUP, INC. v. VORNADO AIRCIRCULATION SYSTEMS, INC. 13 Fed. Appx. 961, vacated and remanded.) 主评审简介 侯庆辰为南京华讯知识产权顾问有限公司(www.chinaipic.com)创办人及台北庆辰法律事务所(www.chingcheng-law.com)之创所律师与执行合伙人。在创立华讯及庆辰之前,侯庆辰律师曾在一家台湾智财法律事务所与一家国际知名律师事务所任职律师多年,之后进入产业界分别担任过凌阳科技集团、艺墨文创集团与威盛电子担任法务主管,累积丰厚之本地诉讼以及国际商业交易之经验。 侯庆辰律师拥有北京大学法学博士、台大法律硕士、政大商学硕士与美国宾州大学(University of Pennsylvania)法学硕士学位。 扎实的学术训练让侯庆辰律师精熟于美国、中国及中国台湾的法律。 此外,侯庆辰律师同时具备美国与中国台湾双律师资格,以及中国台湾专利师证照,并持有中国大陆法律资格证书。 迄今执业逾二十年,熟悉产业运作之实态,专精于公司法、证券交易法、企业并购、资本市场、税务诉讼、知识产权,并拥有丰富的民刑事与行政诉讼经验,是企业法律顾问的不二人选。 学历 : 北京大学法学博士 美国宾洲大学法学硕士 政治大学商学硕士(知识产权所) 台湾大学法学硕士 政治大学法律系学士 美国加州大学伯克利分校访问研究员 美国哥伦比亚大学法学院访问学者 证照 : 中国台湾律师 中国台湾专利师 美国纽约州律师 中国大陆法律职业资格证 经历 : 威盛科技法务经理 艺墨文创法务长 凌阳科技法务经理 国际通商法律事务所律师 巨群法律事务所律师 现任: 南京华讯知识产权顾问有限公司总经理 台湾庆辰法律事务所所长 台湾庆辰法律事务所驻南京代表处首席代表 华讯·国际知识产权与涉外法律服务平台创始人 华讯·国际知识产权人才培育基地发起人 中国(江苏)知识产权维权援助中心(南京江北新区)分中心专家库专家 中国(江苏)自由贸易试验区南京片区专家咨询委员会委员 中国(南京)知识产权保护中心技术专家库专家 南京市台湾同胞投资企业协会第七届理事会理事 南京市台湾同胞投资企业协会青年委员会顾问 南京浦口经济开发区知识产权智库专家 南京江北新区海外联谊会副主席 南京市海外联谊会第六届理事会理事 南京仲裁委员会委员 南京江北新区科技投资集团有限公司第一届投资决策委员会委员 台北科技大学智慧财产权研究所 兼任副教授 东南大学法学院 兼职导师 著作: 《医药专利的产业化》    
2022-10-18
知名商标正在丧失商标权--商标退化(二)

知名商标正在丧失商标权--商标退化(二)

知名商标正在丧失商标权                      ----商标退化(二)   商标是一个企业声誉的载体和生命力的体现,也是开拓市场的有力竞争武器。商标作为品牌辨识度的标志,经过日积月累的使用,成为家喻户晓的品牌,却一朝成为通用名称,丧失显著性,面临被撤销的危险,丧失其原本的价值,这是很多企业不得不关注和预防的问题。   上期说到商标退化的原因,本期会对如何防止商标退化,可以采取哪些措施提供建议。   二、防止商标退化策略   商标注册前期 第一,明确商品的通用名称的概念 《商标审理审查指南》中对商品的通用名称的释义为原本具有商标显著性的注册商标,在市场使用过程中,退化为其核定使用商品的通用名称。简而言之,商标核准注册时,具有显著性和可识别性,但在市场实际使用过程中,丧失了其识别商品来源的功能。 判定商标是否属于商品的通用名称,关键是判定该商标的功能是区分不同商品,还是区分不同商品来源,如商标的主要功能是区分不同商品,应判定为通用名称。除此,还可以参考词典、专用工具书、国家或者兴业标准、相关组织的证明、市场调查报告、市场上的宣传使用证据以及其他主体在同种商品上使用该商标标志的证据等是否指向具体的商品。 商品的通用名称并不是在商标获准注册时即是商品的通用名称,而是在市场实际使用过程中,丧失了其识别商品来源的功能。 第二,注册商标注重商标显著性 在申请注册时,注重商标构成要素的需要具有商标的显著特征,即商标显著性。商标显著性是指,商标能够使消费者识别、记忆,可以发挥指示商品或者服务来源的功能和作用。《商标法》第十一条规定的缺乏显著性的情形,(一)仅有本商品的通用名称、图形、型号的;(二)仅直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点的;(三)其他缺乏显著特征的。 因此,我们在前期商标设计或者命名时,规避上述情况,选择显著性强的标识。众所周知的联想品牌也经历过商标选择的困境。联想电脑起初商标名称为“Legend”,“Legend”作为一个固有词汇,含义为传奇。而固有词汇本身显著性要弱于臆造词汇,加之多个国家在先已被注册,因此联想集团花了巨大的代价将“Legend”更换为“Lenove”。从而稳固了联想品牌的市场价值。   商标使用过程 第一,商标的宣传使用 商标、商品名称与新产品同时推出时,需告知公众,哪个是商标,哪个是商品名称,积极宣传商标信息,在消费者中强化品牌形象。不应为了快速推广,将商标代替商品直接进行宣传。虽一时获得市场,但商标极易沦为商品的通用名称而造成无法挽回的损失。 另外,对于新上市的商品而言,与其被动地去预防其商标退化,不如未雨绸缪地主动给它创造一个易懂易记的通用名称。如,凭借“全录”复印机称雄美国市场多年的美国施乐公司(Xerox)在注意到“全录(Xerox)”一词在美国渐有称为动词的趋势时,在广告中称“Xerox乃施乐公司的商标”并积极推“photocopy”和“photocopier”这样的词语,遏制了商标的通用化。这种做法在推行新商品与商标的同时,可以解决企业的后顾之忧,避免消费者先入为主的避繁就简,保护了商标的显著性不被分散。 同时,商标的宣传应注意商标标注醒目化,正确使用商标标注®,从而让消费者意识到,产品的商标是什么。 第二,干预错误使用 除商标权利人有意宣导外,还应注重市场、媒体和消费者的不当称呼,阻止将商标直接称为通用名的行为。 如,“Google”作为一个搜索引擎公司的商标,曾被一本著名的辞书收录为一个动词。其著名程度可想可知。但“Google”公司极力反对,并向众多个人和组织发出信函,停止对“Google”商标的不正当使用。我国百度亦面临这样的风险。 权利人需注意政府动态,即是发现无用情况并予以制止。如“21 金维他”商标作为药品名称收入《中华人民共和国省、自治区、直辖市药品标准品种汇编》事件。 商标权利人主动维权 对于他人申请或注册的包含自身知名商标的商标,商标权人应当积极提出商标异议申请或商标无效申请,尽力维护公司商标的显著性。正是因为相似的商标注册多了,也会导致商标显著性的弱化。 例如在取暖贴商品上存在大量由其他公司申请注册的包含日本小林制药“暖宝宝”商标的“XX暖宝宝”商标,这些商标的存在容易使消费者认为“暖宝宝”是商品通用名称,从而使日本小林制药“暖宝宝”这一注册商标的显著性退化。 同时,进行防御商标注册,通过扩大保护,保护自己的商标使用在指定商品或者服务上,避免被他人摹仿或者复制,导致商标退化或者污名化。 如,“老干妈”商标除了注册辣椒酱等罐头食品上,还注册了其他类别,并且申请注册了“老干爹”等近似商标;“阿里巴巴”商标还注册了“阿里妈妈”等商标;可口可乐公司为防止鱼目混珠,在其他类别的商品上也注册了“可口可乐”商标。      综上所述,商标前期选择显著性高的商标做为自己的品牌,同时,在推出新产品是,主动创造通用名称,将商标与通用名称相区分。宣传使用过程中,积极关注商标动态,若发现他人将其注册商标作为商品名称或其他描述性说明等,应当及时启动维权行动,要求立即停止不当使用行为,刊登报纸杂志公告,甚至采取法律手段。总之,随着时代经济的发展,商标的价值越来越显著,作为企业在市场当中展开合理竞争的武器,企业这一角色,能做的就是积极维护自己的商标。    
2022-12-02
知名商标正在丧失商标权--商标退化(一)

知名商标正在丧失商标权--商标退化(一)

  商标是一个企业声誉的载体和生命力的体现,也是开拓市场的有力竞争武器。商标作为品牌的辨识度的标志,经过日积月累的使用,成为家喻户晓的品牌,却一朝成为通用名称,丧失显著性,面临被撤销的危险,失去其原本的价值,这是很多企业不得不关注和预防的问题。   商标退化,指商标自身显著性的逐步退化乃至完全丧失。商标显著性退化或丧失将导致一个原为有效注册使用的商标演变为商品通用名称,从而进入共有领域无法为注册人专有使用。简而言之,商标退化成通用名称,成为大家都可以使用的名称。 其中,商品通用名称是指国家标准、行业标准规定的或者约定俗成的名称,包括全称、简称、缩写、俗称。具体包括法定和约定的通用名称。依据法律规定或者国家标准、行业标准属于商品通用名称的,应当认定为通用名称。相关公众普遍认为某一名称能够指代一类商品的,应当认定该名称为约定俗成的通用名称。被专业工具书、辞典列为商品名称的,可以作为认定约定俗成的通用名称的参考。   一、商标退化的原因   (一)商标权人自身问题 商标显著性本身较弱 在注册商标时,商标权人选择本身缺乏显著性的商标,在使用过程中很容易被消费者误认为是商品名称而演变为通用名称。 例如,我国的“轻骑”这一商标,由于描述了摩托车的轻便小巧的特点,曾一度作为摩托车的代名词。“咖啡伴侣”商标,具有表示某核定使用的商品的功能、用途等特点,曾多次被提无效宣告。 第二,商标权人的主观原因 商标权人在使用其注册商标时刻意淡化其区别商品来源的功能,通过媒体宣传、对外称呼等管理不当,主动将其作为商品通用名称使用,结果公众在认知和传播该商标时,也将其作为描述产品功能或用途的通用名称使用,最终导致该商标被公众认为是商品通用名称。 例如,深圳朗科公司于1999年注册了第1509704号优盘商标,但是商标权人在使用时将“优盘”作为商品名称使用,而且刻意淡化商标区别商品来源的功能。在商标权人为方正公司提供的定牌加工产品上,将“方正优盘”的字样印在其中,从客观上淡化了“优盘”作为商标的显著性。2010年,商标评审委员会作出了撤销优盘商标的裁定。“Jeep”(吉普)被字典解释为:“一种适于越野行使的小型汽车”。而“Jeep”却是一种越野汽车的注册商标。类似的例子还有“Freon”(氟里昂)商标被描述为致冷剂的通用名称;“千叶豆腐”商标被指代的是一类豆腐商品或豆腐制品的通用名称,2022年,商标评委撤销千叶豆腐商标的裁定。 第三,商标权人维权意识差 面对其他不正当竞争者的“搭便车”行为,商标权人未做到积极维权,及时制止、并搭配相应的重申商标显著性的申明,导致商标显著性退化。   (二)社会和市场问题 第一,商业同行乃至公众的非故意行为 当某一类商品没有统一的通用名称或通用名称不为一般消费者所熟知时,一个新商品的商标或此类商品中知名度较高的商标被用来直接指代此类商品的可能性极高,结果随着市场的发展,商标本身具有的显著性逐渐丧失,起不到区别商品来源的作用,最后演变为商品的通用名称。这种情况往往是由于商标权人的不作为,社会公众、媒体、同行等在无意中造成的。人们熟知的“阿司匹林Aspirin”、“玻璃纸Cellophane”、“热水瓶thermos”、“仁丹”、“雪花”等都属于该种情况。 例如,内蒙古杭锦后旗金穗食品工业有限责任公司通过受让,取得第236846号注册使用在面粉商品上的雪花商标的所有权。随着物质生活水平的提高和生产技术的发展,以内蒙古恒丰食品集团股份有限公司为首的国内众多面粉生产企业纷纷推出了比特制粉还高档的面粉,并很快赢得市场的青睐。由于这种面粉颜色比特制一级粉还要白,所以这些面粉企业不约而同地称之为“雪花粉”。对于这种现象,雪花商标权人未采取积极有效的维权措施,使得“雪花粉”遍地开花,导致雪花商标的显著性逐步退化直至丧失。 第二,同业竞争对手的故意侵权行为 同行业经营者采取不正当手段,故意使他人注册商标的显著性逐步退化,主要表现为将商标进行混淆或淡化使用。常见于对知名商标复制或者摹仿,申请注册与知名商标的相同或者近似的商标或者直接使用。 例如,“消消乐、开心消消乐”等商标,经同行业者作为游戏名称擅自使用,并申请注册相同或者近似商标“快乐消消乐、泡泡消消乐、糖果消消乐”,逐渐淡化“消消乐”商标的显著性。“美瞳”是强生公司专用的注册商标,是该公司专为亚洲市场设计的具有美容效果的隐形眼镜系列的品牌。强生公司虽对相关侵权做了打击,但同行业经营者不当竞争行为层不出穷,如今“美瞳”一词,已被大众当成一种隐形眼镜的通用产品。   对于商标显著性退化的问题,绝大部分国家以商标权人的过错为前提。我国虽部分法律条文有涵射到商标显著性退化问题,但并没有关于商标显著性退化的明文规定。 司法实践中,我国关于诉争商标退化“成为其核定使用的商品的通用名称”是否考虑商标权利人的主观过错做了解释。具有显著特征的商标获得注册后退化为商品通用名称的原因,如果商标权利人自身将注册商标作为商品名称使用,因使用规模较大从而产生注册商标通用化的后果,此种情形下,由其承担注册商标被撤销的法律后果并无争议。如果商标权利人自身积极适当使用注册商标,但由于其他主体将其注册商标作为商品名称使用以及社会公众的原因,最终产生注册商标通用化的后果,此种情形下,是否由商标权利人承担注册商标被撤销的法律后果,有一定争议。特别是,某些情形中,商标权利人并未放任其他主体将其注册商标作为商品名称使用,而是积极采取适当措施,比如通过行政执法、民事诉讼等方式予以制止,商标权利人不存在主观过错,但客观上未能阻止注册商标被通用化的,应否承担注册商标被撤销的法律后果,亦有争议。 事实上,即使商标权人没有过错,只要商标在事实上退化为商品的通用名称,保留该商标对于商标本身和商标权人都是没有意义的。 因此,需正视商标退化问题,并做好防止商标退化的布局。如何防止商标退化,可以采取哪些措施? 将在下一篇文章中做详细讲解。  
2022-12-02
药品专利池组织与诺华公司签订尼洛替尼专利许可

药品专利池组织与诺华公司签订尼洛替尼专利许可

  近日,药品专利池组织(Medicines Patent Pool, MPP)与诺华公司于第27届世界癌症大会上签订了首个抗癌药的专利许可协议,协议中被许可国家和地区的选定仿制药企业将可以进行尼洛替尼(Nilotinib)的生产,这为中低收入国家和地区的慢性粒细胞白血病患者带来了福音。 尼洛替尼(商品名达希纳,Tasigna)是诺华制药研发的用于治疗慢性粒细胞白血病(Chronic myeloid leukemia, CML)的第二代靶向小分子药物,也即因为电影《我不是药神》而被广泛熟知的第一代靶向小分子药物伊马替尼(商品名格列卫,Gleevec)的升级版。相较于第一代药物,尼洛替尼分子的亲脂性更强,能有效治疗对于伊马替尼产生耐药性的慢性粒细胞白血病。作为诺华制药现阶段用于治疗慢性粒细胞白血病的明星药物,尼洛替尼因其良好的药效而具备优异的市场表现,目前,尼洛替尼的全球年均销售额高达20亿美元。 图1 尼洛替尼化学结构式 尼洛替尼药物先后在瑞士(2007年07月01日)、美国(2007年10月29日)、欧盟(2007年11月19日)、日本(2009年01月21日)和中国(2009年07月14日)首次获批,其在多个国家和地区的化合物专利将于2023年7月到期,但诺华制药还布局了若干衍生专利,包括晶型、药物组合物、衍生物、制剂和用途等,有效延长了尼洛替尼的专利寿命近10年。 药品专利池组织是在国际药品采购机构UNITAID的支持下建立的非营利性组织,于2010年在日内瓦正式成立。药品专利池组织通过与原研药企业进行谈判,将药品专利纳入药品专利池中,并许可给符合要求的中低收入国家和地区的仿制药企业,能够有效降低被许可国家和地区的患病群体的治疗负担。药品专利池组织的存在一定程度上避免了中低收入国家和地区的单个或少数仿制药企业由于势单力薄而无法与大型原研药企业进行谈判的情况,为推动公共健康事业的发展作出了可观的贡献。在成立初期,药品专利池组织的工作主要集中于一些危及全球公共健康的传染性疾病,如艾滋病、结核以及疟疾等。但经过十余年的发展,药品专利池组织也开始将工作范围拓展到一些非传染性但仍普遍地威胁公共健康的疾病,例如癌症。 尽管尼洛替尼的化合物专利将于2023年7月到期,距本次专利许可协议的签订已不足一年,核心的化合物专利到期后,各仿制药企业可以较容易地规避剩余的衍生专利进行生产。但作为药品专利池组织签署的首个抗癌药物的专利许可协议,尼洛替尼的许可协议在推动公共健康事业的发展上具有里程碑式的意义。
2022-11-25
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