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美国法庭对中国专利侵权的管辖权分析

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  • 发布时间:2016-08-05 16:39
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【概要描述】南京华讯报中国知识产权包括专利权的价值,除来自专利本身的技术含量外,亦与中国相关市场的大小息息相关。从第十一届中国专利奖中金奖项目的统计来看,便可窥豹一斑。例如,这届金奖项目颁奖报道:截至2008年底,本届15项金奖项目新增销售额累计428亿元,新增利润累计166亿元;170项优秀奖项目新增销售额累计2640亿元,新增利润累计415亿元。  外国机构(个人)对获取和收购中国专利的兴趣,也日益渐浓。

美国法庭对中国专利侵权的管辖权分析

【概要描述】南京华讯报中国知识产权包括专利权的价值,除来自专利本身的技术含量外,亦与中国相关市场的大小息息相关。从第十一届中国专利奖中金奖项目的统计来看,便可窥豹一斑。例如,这届金奖项目颁奖报道:截至2008年底,本届15项金奖项目新增销售额累计428亿元,新增利润累计166亿元;170项优秀奖项目新增销售额累计2640亿元,新增利润累计415亿元。  外国机构(个人)对获取和收购中国专利的兴趣,也日益渐浓。

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  南京华讯报中国知识产权包括专利权的价值,除来自专利本身的技术含量外,亦与中国相关市场的大小息息相关。从第十一届中国专利奖中金奖项目的统计来看,便可窥豹一斑。例如,这届金奖项目颁奖报道:截至2008年底,本届15项金奖项目新增销售额累计428亿元,新增利润累计166亿元;170项优秀奖项目新增销售额累计2640亿元,新增利润累计415亿元。

  外国机构(个人)对获取和收购中国专利的兴趣,也日益渐浓。仅从外国机构通过申请方式获取专利件数的统计看,2001 年国外机构在中国获专利授权14981件,到2009年该数字已达80206件,一跃占据总授权数的13.8%。 再加上在市场收购的专利,外国机构拥有中国专利的数目及比率将会更大。

  因此,国外的中国专利权所有人,特别是在中国没有业务的中国专利所有权人,一旦发现有对其拥有的中国专利存在专利侵权行为,就会面临棘手的问题,因为这些国外的专利权人往往不具备在中国法院提起专利侵权诉讼的能力。而对他们说,基于语言的熟习、商务关系和对本土律师及对法律和司法制度的了解,当然首选其公司总部所在国的当地法院。但是,中国专利是在中国专利制度下申请得到的,并受中国专利法的保护。虽然外国法院可以通过专家来了解中国专利制度及法律,来判定被告是否在中国法律下实施了其专利(即是否侵权)。

  但是,在实际操作中,要决定是否侵权中国专利,首先得确定中国专利的权利要求内容所要求的、说明书及附图用于解释的专利保护范围。 外国法官往往没有中文阅读的能力,只能通过翻译好的中国专利来理解其权利要求、说明书及附图来解释专利保护范围。众所周知,同一句中文翻译成另一种文字,常常可以有几种不同的、但均合理的译意。而每种不同的翻译都对原文会有轻微不同的解释。其实翻译的过程本身也就是解释的过程。一般编译和解释往往不会对读者的正确理解产生影响,比如文学作品、新闻、科学和非法律文本内容等。但对于专利文件来说,翻译中略微的解释都会导致对专利保护范围的要求理解不一致。而这种轻微不同的专利保护范围的不一致,常常导致对是否存在专利侵权、专利是否有效做出不同的判定。这样一来,以非中文作为工作语言的外国法院必须判定哪种翻译更为合理。而要给法院解释那种翻译更为合理,又得回到依赖大量中文词汇和语法的引用和依据,来解释各种翻译的合理性。由此,国外的中国专利所有权人如果想要在本土法庭提起有关中国专利侵权之请求,外国法庭会追根逐末,受理这种请求吗?

  如果这个问题提给美国的法庭,一般的答案应该是不会受理。但实际上未必尽然。南京华讯就是通过讲叙一个真实的案例,介绍一件专利侵权诉讼案,以探讨美国法庭对中国专利侵权请求之管辖权的态度。

  1、案情简介

  本案原告为一家叫作“三维”⑥的美国公司。三维在中国既无分公司也无合作伙伴。事情的起源是三维购得两项专利及其专利许可合同。这两项专利是由中国发明人发明的、涉及同一技术的美国专利和中国专利。专利许可则是与另一家在本文中称作“飞兆”

  的美国(跨国)公司签的合同,容许飞兆实施该两项中美专利所保护的技术。许可协议中包含有管辖地选择条款,称合同纠纷可在美国得克沙斯州或缅因州联邦法庭诉讼。之后,飞兆拒交许可费,称其没有实施两项专利所保护的技术。三维与飞兆多次交涉未果。于是,三维在宣布中止与飞兆的专利许可合同之后,在美国得克沙斯州东区联邦法庭递交诉状,诉飞兆侵权其美国专利。而在同一天,飞兆亦在缅因州联邦法庭(以下简称“缅因法庭”)递交“宣告不侵权”的诉讼,其中包括请求法庭判其不侵权三维的中国专利。⑧因为时差关系,“宣告不侵权”之诉状递入缅因法庭先于三维之诉状。

  ⑨从而两案合一,交缅因法庭听审。三维随之又在中国四川成都中级人民法院提起诉讼,状告飞兆侵权其拥有的中国专利。

  2、三维认为美国法庭对中国专利请求无管辖权的理由

  在缅因法庭上,三维要求缅因法庭取消或避免听审飞兆的请求,理由是:就飞兆不侵权三维中国专利的听审,法庭需要对中国专利的保护范围加以解释,而美国法庭无权解释中国专利的保护范围,或者至少应该拒绝参与这种解释。

  ⑪三维的依据来自源于1941年美国最高法院对一案件的终审判决中提出的“弃权学说(Abstention Doctrine),”⑫后来该学说逐步发展并定义为:如果某法院对案件中某些请求的审理可能会侵犯另一法院的权力,则该法院应该(或在某些情况下必须)拒绝受理该请求。⑬三维称:巡回法庭应进一步将“弃权学说”扩展引用到像本案一样的、具有多样性管辖权(Diversity Jurisdiction)的案子,⑭ 而且在后来其他判例中(如Voda案、

  ⑮Mars案⑯ 和Stein案⑰)更进一步地限制美国法庭对外国专利请求的管辖权。三维说,这些理由解释了为什么至今没有任何美国法庭受理过外国专利侵权的听审请求。⑱

  3、飞兆认为美国法庭对中国专利请求有管辖权的理由

  对此,飞兆则提出了诸项反驳三维的理由,主要归结于:本案双方是处于不同州之法人实体,具有多样性管辖权,为三维引用的前例案中所不具有。⑲ 飞兆还举出Baker-Bauman判例来支持缅因法庭对中国专利请求具有管辖权的观点。⑳ 指出在Baker-Bauman的案例中,法庭认为Voda案和Stein案的判决中均未设及多样性管辖权的问题,从而,Voda案和Stein案于本案无指导意义,因此缅因法庭在多样性管辖权的前提下对中国专利请求有管辖权。㉑

  4、缅因法庭对中国专利请求管辖权的判决

  缅因法庭判定法庭有中国专利侵权请求之管辖权。㉒法庭首先肯定了Voda案的判决,总结了为什么一般情况下美国法庭应该避免听审有关外国专利的请求:㉓

  (1)“对外国专利的有效性和侵权裁决可能会影响美国在知识产权条约下的义务;

  (2)礼让与主权的关系通常教导美国司法尊重外国法院对涉外专利侵权索赔的权利:因为美国法庭没有国际义务来作裁决,也不方便做这种裁决,没有任何理由认为外国法庭不能充分保护外国专利的权利,并可能影响到外国政府的主权;还有像土地纠纷一样的专利侵权纠纷之管辖权应当在本土;同时补充性管辖权章程对管辖权的授予含糊不清;

  (3)尽管多国专利的裁决可能导致高效率,在缺乏承认外国判决的机制下,司法效率要求避免复杂的国外专利问题;

  (4)就应用管辖权不方便(forum non

  conveniens)分析中,由方便性因素导致的问题不利于法庭做出处理外国专利的判决;

  (5)为防止美国法院查询另一个主权的官方行为而设立了“国家行为”的学说,当该学说不容许法院来确定外国专利有效问题时,让美国法院来确定是否侵权是不公平的。”

  同时,缅因法庭指出:在Voda案的判决中点明了法庭没有考虑多样性管辖权的情况,㉔这其实是暗指巡回法庭如考虑多样性管辖权,Voda案的判决或许有所不同。

  缅因法庭认为专利许可协议中有管辖地选择条款是最有说服力的理由。㉕法庭举出联邦巡回法庭在1986年Warner案的判决来支持其论点。 ㉖在Warner案中,争议双方事先也有协议,其中选择条款规定管辖地于美国(被告)和意大利(原告)。㉗在Warner案中,原告在美国法庭起诉,但初审法庭和上诉法庭均判决:根据选择条款规定,原告必须到意大利去起诉。 ㉘最后,法庭指出(1)美国法庭有先例,强制执行管辖地选择,容许意大利法庭来解释美国专利,以及(2)有他国法庭听审与美国专利法有关的案例,㉙驳回三维要求法庭避免听审中国专利的请求。㉚

  值得一提的是,缅因法庭做出这样的判决还考虑到本案没有提及中国专利无效的请求,因为缅因法庭认为听审专利无效的请求会涉及他国专利局的主权。㉛

  5、三维认为法庭错判的理由

  三维认为法庭判决有误, 因为其判决基于的Warner案和本案相关性不大。㉜三维提出:缅因法庭的上级法院、联邦第一巡回法庭的判例来说明选择条款规定中使用的语言有“必须(mandatory)管辖地”和“容许(permissive)管辖地”之分。㉝在Warner案的许可协议中所用的语言“(被告)的任何诉讼必须在俄亥俄州的克里夫兰提起,而(原告)的任何诉讼必须在意大利的维琴察提起”是“必须管辖地”选择的规定语言。㉞第一巡回法庭历来都强制执行这种语言下的管辖地选择。㉟而本案许可协议中的语言“双方同意(consent)缅因州的联邦法庭和得克萨斯州的东区或北区的联邦法庭为管辖地”是“容许管辖地”选择的规定语言。㊱在这种规定语言下,第一巡回法庭从来没有更不会强制执行管辖地选择。㊲因此Warner案的判例对本案没有指导意义。

  基于对缅因法庭的判决不服,三维决定上诉。上诉的理由是:缅因法庭没有区分管辖地选择条款规定所用语言有“必须”和“容许”的差别,从而做出错误的判决。但双方之后很快实现了庭下和解,因此上诉没有最终获得上级法院判决。

  6、结束语

  从上述对该案例的分析可以看出:在一般情况下,美国法庭不会受理听审中国专利侵权请求。但如果原告和被告事先有约,约定美国法庭对中国专利侵权有管辖权,并且这种约定的语言为必须性及请求不涉及专利无效的问题,美国法庭极可能受理听审中国专利侵权的请求。但如果这种约定的语言为容许性或请求涉及专利无效的问题,则法庭受理之可能性很小。

  在国际贸易中,由于有知识产权的介入,双方协议约定管辖权变得既重要又复杂。正如缅因法庭在其判决中所指出,“在市场全球化下,知识产权纠纷可能涉及许多国家的专利法。解决这些纠纷时的不明朗因素和复杂性会增加经营成本,从而增加消费者的成本。”㊳法庭强调,“在有可能的情况下,事先用商业协议来确定好对双方来说都是最方便谈判的管辖地,对解决争端,似乎是一剂有益的良药。”㊴法庭也意识到翻译外语的专利权力要求、解释外国法律和外国专利法、以及理解外国专利制度的难处。㊵但是,缅因法庭认为,“即使是本国(美国)的专利法也有诸多难点,”㊶何况,“这些难点在过去(我们)判定国际合同侵权及侵权带来的损失时也都是必须要面对的。”㊷

  无论如何,南京华讯寄予本文的建议是:律师在撰写外国专利许可协议时,应对管辖地选择及其约定的语言之应用,慎之又慎。

2021年度专利复审无效十大案件

2021年度专利复审无效十大案件

2021年度专利复审无效十大案件 专利复审和无效审理是对专利权利的保护范围大小甚至权利的有无进行再次认定的程序,决定着专利权的保护基础,一直备受社会关注。4月26日,2021年度专利复审无效十大案件在国家知识产权局开放日活动中正式发布。 案例1.“新颖的磺酰胺类化合物及其作为内皮素受体拮抗剂的应用”发明专利无效案(专利号:ZL01820481.3) 案情简介:专利权人:埃科特莱茵药品有限公司,无效宣告请求人:南京正大天睛制药有限公司。本案涉及的药品马昔腾坦,是首个获批用于治疗肺动脉高压的口服制剂。本案系仿制药申请人在提交仿制药申请后,针对原研药发起的专利挑战。案件审理过程中涉及化学医药领域的多个法律问题,包括权利要求中技术术语的理解、马库什权利要求的性质、马库什化合物和具体化合物优先权的认定、表格化合物充分公开的判断、补充实验数据以及化合物创造性的判断等。 审理结论:在修改的基础上维持有效。 典型意义:本案是药物化合物审理的典型案例,对于优先权的认定、表格化合物充分公开的判断以及化合物创造性的判断具有示范作用。 案例2.“被取代的多环性氨基甲酰基吡啶酮衍生物的前药”发明专利无效案(专利号:ZL201180056716.8) 案情简介:专利权人:盐野义制药株式会社,无效宣告请求人:刘奕彤。本案涉及的玛巴洛沙韦是目前获批的首个、也是唯一一个单剂量口服抗流感药物。案件审理过程中涉及马库什权利要求能否获得说明书的支持,如何准确评价说明书对技术效果的公开以及结构类似的化合物的创造性判断等法律问题。 审理结论:维持有效 典型意义:本案对于准确评价说明书描述的技术效果以及马库什权利要求能否得到说明书支持具有借鉴意义;还阐述了对于“结构类似但用途不同的化合物”,在创造性评判时应当对现有技术提供的机理研究成果进行全面考察,如果其与涉案专利的作用机制缺乏内在联系,则不能从中获得对化合物结构改进以实现不同用途的技术启示。 案例3.“通过图像采集获取网络连接的数据传输方式及其系统”的发明专利无效案(专利号:ZL201010523284.4) 案情简介:专利权人为上海科斗电子科技有限公司,无效宣告请求人为掌阅科技股份有限公司。在本案的无效宣告程序中,双方均提交了大量证据,案件复杂度高,口头审理后,请求人提出了撤案声明。本案审理的重点在于当请求人提出了撤案请求时,审理程序是否终止,即对专利法实施细则第七十二条第2款规定的理解和适用。 审理结论:宣告无效 典型意义:本案对于当事人撤回其请求但审理程序可以不终止的法律规定进行诠释,合理平衡专利权人与社会公众的利益。 案例4.“左心耳封堵器”的发明专利无效案(专利号:ZL201310567987.0) 案情简介:专利权人:先健科技(深圳)有限公司,无效宣告请求人:蔡景莉。本案请求人对专利权人的多个专利权提起了无效宣告请求,本案是其中一件。本案审理中,请求人主张涉案专利缺乏新颖性和创造性,并提交相关现有技术证据。专利权人则主张请求人提出的主要证据属于在申请日以前六个月内“他人未经申请人同意而泄露其内容的”情形,因而涉案专利应享有“新颖性宽限期”,请求人提交的证据不能破坏其新颖性和创造性。 审理结论:宣告无效 典型意义:本案对于“新颖性宽限期”的适用进行诠释,充分论述了对“他人未经申请人同意而泄露其内容”能否享受现有技术豁免的认定思路,明确对于他人未经同意而泄露发明创造内容的情形,如果证据能够表明专利权人在已经知晓情况后两个月内仍未提出声明和提交证明文件,则不能享有新颖性的宽限期。决定强调,专利权人在知晓他人未经同意而泄露技术内容时,应及时履行必要的声明义务。 案例5.“轴流风轮”的发明专利无效案(专利号:ZL200710026747.4) 案情简介:专利权人:广东美的制冷设备有限公司,无效宣告请求人:珠海格力电器股份有限公司。美的、格力、奥克斯是国内空调行业的三大竞争巨头,他们之间的专利纷争不断,本案为格力对美的提出的第二次无效宣告请求,案件所涉及的用于空调外机上的轴流风轮对空调效能具有重要影响,是三家企业专利大战的关键专利之一。 审理结论:宣告无效 典型意义:本案涉及单方委托鉴定报告证据效力的认定,同时,对采用参数定义的产品权利要求与使用公开证据的技术比对提供了审理思路。   案例6.“图像传感器CS3825C”的集成电路布图设计专有权撤销案(登记号:BS.175539928) 案情简介:专利权人:珠海市矽旺半导体有限公司,撤销意见提出人:深圳市芯智锐光电科技有限公司。本案审理涉及多个撤销条款,包括有关保护客体的条例第二条,有关独创性的条例第四条,有关申请登记期限的条例第七条。 审理结论:维持有效 典型意义:本案诠释了专有权保护对象、独创性审理范围以及申请登记期限的判断规则,对布图设计案件的审理具有借鉴意义。 案例7.“仪表机壳”的外观设计专利无效案(专利号:ZL201030122941.5) 案情简介:专利权人:福建顺昌虹润精密仪器有限公司,无效宣告请求人:厦门希科自动化科技有限公司。本案审理过程中涉及多个争议焦点,包括“中间产品”是否属于外观设计保护的客体、判断主体的确定,以及外观设计的对比判断规则。 审理结论:宣告无效 典型意义:本案阐明了作为判断主体的“一般消费者”应当具有的知识水平和认知能力,分析了各设计特征对于整体视觉效果的不同影响权重。 案例8.“防爆装置”的实用新型专利无效案(专利号:ZL201521112402.7) 案情简介:专利权人:宁德时代新能源科技股份有限公司,无效宣告请求人:江苏塔菲尔新能源科技股份有限公司、东莞塔菲尔新能源科技有限公司。本案审理过程中主要争议焦点在于两个方面,一是对技术方案的理解,二是作为技术改进点的多个结构特征对创造性判断的影响。 审理结论:在修改的基础上维持有效。 典型意义:本案是新能源领域结构类产品创造性判断的典型案例,决定强调,判断是否存在技术启示时,应对区别特征之间的关系予以关注,在准确认定涉案专利实际要解决的技术问题和能够达到的技术效果的基础上,客观判断现有技术是否给出了相应的技术启示。 案例9.“用于治疗潜伏性结核的喹啉衍生物” “取代的喹啉衍生物在治疗耐药性分枝杆菌性疾病中的用途”的发明专利无效案(专利号:ZL201210507318.X、ZL200580017016.2) 案情简介:专利权人:詹森药业有限公司,无效宣告请求人:王立群。本系列案涉及两项专利权,该两项专利涉及全球45年来首个抗结核药物“贝达喹啉”。本系列案审理过程中涉及多个争议焦点,包括对权利要求特定技术术语的理解、如何考量说明书实验数据,以及对医药用途发明改进动机与合理成功预期的判断等。 审理结论:在修改的基础上维持有效。 典型意义:本案明确了在医药用途发明的创造性判断中,应当准确评价是否存在“合理的成功预期”。 案例10.“一种用于给排水的活接接头”的实用新型专利无效案(专利号:ZL201920390483.9) 案情简介:专利权人:浙江天雁控股有限公司,无效宣告请求人:孟祥麟。本案审理过程中涉及举证责任、对电子证据真实性的确定、使用公开证据链的认定,以及实用性的判断等诸多法律问题。 审理结论:维持有效。 典型意义:本案明晰了在核实证据优先权时,本国优先权文件的举证责任分配和获取途径。同时,本案还诠释了对实用性意义上“能够产生积极效果”的理解,以及对微信聊天记录、展会等不同类型证据真实性和证明力的认定规则。      
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