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美国最高法院向“强制收取过期专利授权使用费”说不

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  • 发布时间:2016-08-15 16:31
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【概要描述】南京华讯报:美国最高法院审理过的斯蒂芬•金布尔诉漫威娱乐有限公司(Kimblevs.MarvelEntertainment,LLC)专利侵权一案或许可以给我们一些启示。该案中,美国最高院判决专利权期满后,专利权所有人不得强制收取相关专利的授权费。  正如多年前的Brulotte诉ThysCo.侵权案一样,否定到期专利可以继续收取授权使用费的司法定论,其影响不只限于专利到期后专利费的问题,而是表明了

美国最高法院向“强制收取过期专利授权使用费”说不

【概要描述】南京华讯报:美国最高法院审理过的斯蒂芬•金布尔诉漫威娱乐有限公司(Kimblevs.MarvelEntertainment,LLC)专利侵权一案或许可以给我们一些启示。该案中,美国最高院判决专利权期满后,专利权所有人不得强制收取相关专利的授权费。  正如多年前的Brulotte诉ThysCo.侵权案一样,否定到期专利可以继续收取授权使用费的司法定论,其影响不只限于专利到期后专利费的问题,而是表明了

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  南京华讯报:美国最高法院审理过的斯蒂芬•金布尔诉漫威娱乐有限公司(Kimble vs. Marvel Entertainment, LLC)专利侵权一案或许可以给我们一些启示。该案中,美国最高院判决专利权期满后,专利权所有人不得强制收取相关专利的授权费。

  正如多年前的Brulotte诉Thys Co.侵权案一样,否定到期专利可以继续收取授权使用费的司法定论,其影响不只限于专利到期后专利费的问题,而是表明了在经济收益和鼓励创新之间进行抉择的一种态度。

  我不想无期限支付专利使用费

  斯蒂芬•金布尔是早前一项玩具专利的权利人,该玩具专利描述的是从手掌喷出加压泡沫蜘蛛网的技术,与超凡蜘蛛侠的人物特征极其相似。漫威娱乐获悉该专利后,在未获得允许的情况下,开始制造并销售具有该专利特征的玩具。

  1997年,金布尔以专利侵权起诉漫威娱乐,此后双方达成和解协议:金布尔将该项技术的专利权授权给漫威娱乐使用,漫威娱乐除需一次性支付金布尔约50万美元的费用外,还需将未来销售该玩具销售额的3%作为授权费给付给金布尔。但协议中却并没有具体说明,漫威娱乐支付授权费的对价义务将持续多长时间,即在合同履行期限约定上存在缺位。

  于是问题也随之而来。

  2010年,涉案专利权期满,漫威娱乐不想再继续支付专利使用费,而且找出了此前的Brulotte诉Thys Co.侵权案例,坚持认为,专利权期满后,专利持有人收取授权费的权利也应随之消失。

  在此前的Brulotte诉Thys Co.案件中,美国最高院否认了要求专利机械购买者在机械的专利权过期后继续支付使用该机械专利的专利费的合同。法院认为,在专利权过期后要求支付专利费的做法是不被允许的,因为这种做法试图将专利权扩展至该专利进入公共领域后的日期。最高法院认为这构成了专利滥用,并且本身是非法的。

  然而在金布尔与漫威娱乐的这起关于专利授权费的案件中,金布尔却认为,此前与漫威娱乐签署的协议是符合专利法相应条款的,而且该协议是得到了双方的认可才签订的。当时授权给漫威娱乐使用的不止是涉案的专利技术,还有专利技术背后一系列相关的具体制作细节。这些都是漫威娱乐从中获益的主要因素。如果参照Brulotte诉Thys Co.案件,否认在专利权过期后的专利使用费收取,那么将对专利权人的利益造成不公平的损害。

  虽然金布尔极力为自己辩护,但美国最高法院还是判定,其不得向漫威娱乐强制收取过期专利的授权使用费。

  重点是创新而非市场

  其实在该案中所引用的Brulotte诉Thys Co.侵权案,虽然已经过去了几十年,但在美国的司法及理论界一直存在争议。

  经济学家们批评这一裁决,认为允许支付到期专利技术的专利费可以为经济发展带来长期受益:鉴于专利权人可以在更长的一段时间里收取专利授权使用费,从而使得专利被许可者可能在专利有效期内支付较低的专利许可费,这样专利产品的消费价格将下调,与替代性产品相比专利产品将更具竞争力,更多的企业能够支付得起专利许可费,也可以促进被专利者之间的竞争。

  但美国最高法院却认为,上述的经济学和市场竞争的问题并不是专利法所重点考虑的。而专利法也不像《舍曼法案》(美国的反垄断法)那样,并不旨在实现市场竞争的最大化。因为专利法最主要的关注点是促进创新,由此专利法划出了一条非常明确的界限,指明在一定年头后专利权是否有效,从而使到期后的专利不受任何限制进行使用,促进整个社会的后续发展和在此基础上的再创新。

  正如芝加哥约翰马歇尔法学院的Daryl Lim教授所说:“最高法院非常正确的认识到了专利法的特征,即重点放在公共领域及创新上,而非市场上。因此,法院关注的核心问题是阻止专利权在专利保护期外的延长以及确保专利所涉标的物在专利到期后能被免费使用。”

  但在中国,并没有明文规定,专利权期满后专利持有人不得继续向专利许可获得者收取授权费用。为了避免不必要的麻烦及损失,大家在签署授权合同之前,南京华讯认为应注意以下几点:

  1、协议中包含多项专利:若一份协议中包含多项专利,专利许可获得者可以要求签署多个协议,如果这些专利到期的时间不一样,那么专利许可人就可按最晚期限收取专利授权费。

  2、分期偿还:专利许可人在与专利许可获得者签署授权文件时,通常要求专利许可获得者一次性支付几十年的专利授权费,此时,专利许可获得者就可要求分期支付,这样可以避免支付专利权期满后的授权费用。

  3、捆绑授权:专利许可人在签署协议时将非专利权事务例如商业秘密,一并授权给专利许可获得者,即使专利权期满,专利许可人依然可以向许可获得者收取授权费,因为非专利权事务没有到期一说。

2021年度专利复审无效十大案件

2021年度专利复审无效十大案件

2021年度专利复审无效十大案件 专利复审和无效审理是对专利权利的保护范围大小甚至权利的有无进行再次认定的程序,决定着专利权的保护基础,一直备受社会关注。4月26日,2021年度专利复审无效十大案件在国家知识产权局开放日活动中正式发布。 案例1.“新颖的磺酰胺类化合物及其作为内皮素受体拮抗剂的应用”发明专利无效案(专利号:ZL01820481.3) 案情简介:专利权人:埃科特莱茵药品有限公司,无效宣告请求人:南京正大天睛制药有限公司。本案涉及的药品马昔腾坦,是首个获批用于治疗肺动脉高压的口服制剂。本案系仿制药申请人在提交仿制药申请后,针对原研药发起的专利挑战。案件审理过程中涉及化学医药领域的多个法律问题,包括权利要求中技术术语的理解、马库什权利要求的性质、马库什化合物和具体化合物优先权的认定、表格化合物充分公开的判断、补充实验数据以及化合物创造性的判断等。 审理结论:在修改的基础上维持有效。 典型意义:本案是药物化合物审理的典型案例,对于优先权的认定、表格化合物充分公开的判断以及化合物创造性的判断具有示范作用。 案例2.“被取代的多环性氨基甲酰基吡啶酮衍生物的前药”发明专利无效案(专利号:ZL201180056716.8) 案情简介:专利权人:盐野义制药株式会社,无效宣告请求人:刘奕彤。本案涉及的玛巴洛沙韦是目前获批的首个、也是唯一一个单剂量口服抗流感药物。案件审理过程中涉及马库什权利要求能否获得说明书的支持,如何准确评价说明书对技术效果的公开以及结构类似的化合物的创造性判断等法律问题。 审理结论:维持有效 典型意义:本案对于准确评价说明书描述的技术效果以及马库什权利要求能否得到说明书支持具有借鉴意义;还阐述了对于“结构类似但用途不同的化合物”,在创造性评判时应当对现有技术提供的机理研究成果进行全面考察,如果其与涉案专利的作用机制缺乏内在联系,则不能从中获得对化合物结构改进以实现不同用途的技术启示。 案例3.“通过图像采集获取网络连接的数据传输方式及其系统”的发明专利无效案(专利号:ZL201010523284.4) 案情简介:专利权人为上海科斗电子科技有限公司,无效宣告请求人为掌阅科技股份有限公司。在本案的无效宣告程序中,双方均提交了大量证据,案件复杂度高,口头审理后,请求人提出了撤案声明。本案审理的重点在于当请求人提出了撤案请求时,审理程序是否终止,即对专利法实施细则第七十二条第2款规定的理解和适用。 审理结论:宣告无效 典型意义:本案对于当事人撤回其请求但审理程序可以不终止的法律规定进行诠释,合理平衡专利权人与社会公众的利益。 案例4.“左心耳封堵器”的发明专利无效案(专利号:ZL201310567987.0) 案情简介:专利权人:先健科技(深圳)有限公司,无效宣告请求人:蔡景莉。本案请求人对专利权人的多个专利权提起了无效宣告请求,本案是其中一件。本案审理中,请求人主张涉案专利缺乏新颖性和创造性,并提交相关现有技术证据。专利权人则主张请求人提出的主要证据属于在申请日以前六个月内“他人未经申请人同意而泄露其内容的”情形,因而涉案专利应享有“新颖性宽限期”,请求人提交的证据不能破坏其新颖性和创造性。 审理结论:宣告无效 典型意义:本案对于“新颖性宽限期”的适用进行诠释,充分论述了对“他人未经申请人同意而泄露其内容”能否享受现有技术豁免的认定思路,明确对于他人未经同意而泄露发明创造内容的情形,如果证据能够表明专利权人在已经知晓情况后两个月内仍未提出声明和提交证明文件,则不能享有新颖性的宽限期。决定强调,专利权人在知晓他人未经同意而泄露技术内容时,应及时履行必要的声明义务。 案例5.“轴流风轮”的发明专利无效案(专利号:ZL200710026747.4) 案情简介:专利权人:广东美的制冷设备有限公司,无效宣告请求人:珠海格力电器股份有限公司。美的、格力、奥克斯是国内空调行业的三大竞争巨头,他们之间的专利纷争不断,本案为格力对美的提出的第二次无效宣告请求,案件所涉及的用于空调外机上的轴流风轮对空调效能具有重要影响,是三家企业专利大战的关键专利之一。 审理结论:宣告无效 典型意义:本案涉及单方委托鉴定报告证据效力的认定,同时,对采用参数定义的产品权利要求与使用公开证据的技术比对提供了审理思路。   案例6.“图像传感器CS3825C”的集成电路布图设计专有权撤销案(登记号:BS.175539928) 案情简介:专利权人:珠海市矽旺半导体有限公司,撤销意见提出人:深圳市芯智锐光电科技有限公司。本案审理涉及多个撤销条款,包括有关保护客体的条例第二条,有关独创性的条例第四条,有关申请登记期限的条例第七条。 审理结论:维持有效 典型意义:本案诠释了专有权保护对象、独创性审理范围以及申请登记期限的判断规则,对布图设计案件的审理具有借鉴意义。 案例7.“仪表机壳”的外观设计专利无效案(专利号:ZL201030122941.5) 案情简介:专利权人:福建顺昌虹润精密仪器有限公司,无效宣告请求人:厦门希科自动化科技有限公司。本案审理过程中涉及多个争议焦点,包括“中间产品”是否属于外观设计保护的客体、判断主体的确定,以及外观设计的对比判断规则。 审理结论:宣告无效 典型意义:本案阐明了作为判断主体的“一般消费者”应当具有的知识水平和认知能力,分析了各设计特征对于整体视觉效果的不同影响权重。 案例8.“防爆装置”的实用新型专利无效案(专利号:ZL201521112402.7) 案情简介:专利权人:宁德时代新能源科技股份有限公司,无效宣告请求人:江苏塔菲尔新能源科技股份有限公司、东莞塔菲尔新能源科技有限公司。本案审理过程中主要争议焦点在于两个方面,一是对技术方案的理解,二是作为技术改进点的多个结构特征对创造性判断的影响。 审理结论:在修改的基础上维持有效。 典型意义:本案是新能源领域结构类产品创造性判断的典型案例,决定强调,判断是否存在技术启示时,应对区别特征之间的关系予以关注,在准确认定涉案专利实际要解决的技术问题和能够达到的技术效果的基础上,客观判断现有技术是否给出了相应的技术启示。 案例9.“用于治疗潜伏性结核的喹啉衍生物” “取代的喹啉衍生物在治疗耐药性分枝杆菌性疾病中的用途”的发明专利无效案(专利号:ZL201210507318.X、ZL200580017016.2) 案情简介:专利权人:詹森药业有限公司,无效宣告请求人:王立群。本系列案涉及两项专利权,该两项专利涉及全球45年来首个抗结核药物“贝达喹啉”。本系列案审理过程中涉及多个争议焦点,包括对权利要求特定技术术语的理解、如何考量说明书实验数据,以及对医药用途发明改进动机与合理成功预期的判断等。 审理结论:在修改的基础上维持有效。 典型意义:本案明确了在医药用途发明的创造性判断中,应当准确评价是否存在“合理的成功预期”。 案例10.“一种用于给排水的活接接头”的实用新型专利无效案(专利号:ZL201920390483.9) 案情简介:专利权人:浙江天雁控股有限公司,无效宣告请求人:孟祥麟。本案审理过程中涉及举证责任、对电子证据真实性的确定、使用公开证据链的认定,以及实用性的判断等诸多法律问题。 审理结论:维持有效。 典型意义:本案明晰了在核实证据优先权时,本国优先权文件的举证责任分配和获取途径。同时,本案还诠释了对实用性意义上“能够产生积极效果”的理解,以及对微信聊天记录、展会等不同类型证据真实性和证明力的认定规则。      
2022-05-13
The

The 2021 patent index targets current patent statistics and trends in Europe

The EPO acts as executive body for the European Patent Organization, an intergovernmental organization that was set up on 7 October 1977 on the basis of the European Patent Convention, to “strengthen co-operation between the States of Europe in respect of the protection of inventions” and establish a single procedure for the grant of patents abiding by certain standard rules.
2022-04-22
Chile

Chile is the first country to pass neurorights law

On October 25th, 2021, the Senate of the Republic of Chile unanimously approved a bill to amend the constitution to protect brain rights or “neurorights”. Chile became the first nation to have a constitution in force that explicitly addresses the challenges of emerging neurotechnologies. 
2022-04-15
消费公益诉讼赔偿的新路径

消费公益诉讼赔偿的新路径

消费公益诉讼,是指由于商品生产者、服务经营者的不法或不合理经营行为,侵害了众多消费者合法权益或者存在可能对众多消费者合法权益造成侵害的威胁,使整个社会的正常商业秩序和消费者公众利益遭受或者存在侵害威胁之时,国家机关、相关的消费者团体组织或者消费者个人为维护消费者公众利益而向法院提起诉讼的制度。
2022-04-08
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