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美国外观设计专利的侵权判断

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  • 发布时间:2016-08-19 16:27
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【概要描述】(1)判断主体-普通观察者  南京华讯分析,在GorhamCo.v.White案中,美国最高法院驳回了在外观设计的侵权判断中要通过专家的经过高度训练的眼睛来进行并排比较。“如果,以普通观察者的视角,当施以购买者通常的注意时,两外观设计实质上相同,并且其如此相似以至于会误导该一般观察者,使其把其中一个外观设计当作另一个外观设计来购买,则授权的外观设计被另一件外观设计侵权。”。  在EgyptianG

美国外观设计专利的侵权判断

【概要描述】(1)判断主体-普通观察者  南京华讯分析,在GorhamCo.v.White案中,美国最高法院驳回了在外观设计的侵权判断中要通过专家的经过高度训练的眼睛来进行并排比较。“如果,以普通观察者的视角,当施以购买者通常的注意时,两外观设计实质上相同,并且其如此相似以至于会误导该一般观察者,使其把其中一个外观设计当作另一个外观设计来购买,则授权的外观设计被另一件外观设计侵权。”。  在EgyptianG

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  (1)判断主体-普通观察者

  南京华讯分析,在Gorham Co. v. White案中,美国最高法院驳回了在外观设计的侵权判断中要通过专家的经过高度训练的眼睛来进行并排比较。“如果,以普通观察者的视角,当施以购买者通常的注意时,两外观设计实质上相同,并且其如此相似以至于会误导该一般观察者,使其把其中一个外观设计当作另一个外观设计来购买,则授权的外观设计被另一件外观设计侵权。”。

  在Egyptian Goddess v. Swisa案中,法院认定“‘普通观察者’测试法是确定外观设计专利是否被侵权的唯一测试方法……我们相信达到该目标的优选方式是,考虑现有设计,依赖于普通观察者测试法,直接进行比较。”。但是,该“普通观察者”是“熟悉现有设计的”人。

  关于普通观察者是否必须是最终用户,联邦上诉法院在Aramink v Saint-Gobain Calmar案中确认了地方法院的决定,即“普通观察者”是喷雾瓶泵组建的工业购买者,而非最终消费者。而证人证言表明工业购买者不会被被诉产品所欺骗。

  (2)权利要求的解释

  据南京华讯了解,在Elmer v. ICC Fabricating案中,联邦上诉法院指出,“在确定外观设计专利权利要求是否被侵犯之时,首先,如同发明专利,需要正确解释该权利要求以确定其含义和范围。见Markman, 52 F.3d页986。其次,该正确解释的权利要求必须与被诉外观设计进行比较以确定是否存在侵权。同上。在此第二步中,比较专利外观设计和被诉外观设计的整体视觉相似性。”在Elmer案之后,联邦地方法院的法官在审理外观设计专利侵权案件的时候会对专利外观设计的权利要求特征进行文字解释。在此基础上基于全面覆盖原则(All Elements Rule)进行外观设计侵权判断,使得外观设计专利权人主张专利侵权更加困难。

  在Egyptian Goddess v. Swisa案中,联邦上诉法院取消了地方法院在外观设计专利案件中必须提供权利要求解释(claim construction)的详细文字的要求。法院指出,最高法院已经认识到“对于外观设计来说,用视图表示更好,而不是‛用任何描述,并且在没有视图的情况下的描述不容易理解’。”因此,“一般优选的途径是地方法院不要试图通过提供请求保护的外观设计的详细文字描述来’解释’外观设计专利的权利要求。”当然,在之后的外观设计专利案件中,提供和不提供外观设计专利权利要求的详细描述的法院都存在。

  (3)整体观察原则

  法院在Gorham Co. v. White案中指出,尽管比较每个特征可能是有用的,但是最终的问题是:外观设计作为一个整体是否实质上相同。“尽管可以发现在装饰方面的各种变化,问题仍然是,整个外观设计的效果是否相同。”

  “我们认为决定性的考虑是产生的效果”。“如果该相似性达到这种程度,以致于欺骗这种普通观察者、诱导他认为一件外观设计是另一件外观设计而购买,则授权的外观设计被另一件外观设计侵权。”

  在关于家具外观设计专利侵权的Amini Inovation Corp. v Anthony California案中,联邦上诉法院指出,“该审理错误地单独分析每个设计元素而没有从普通观察者的视角作为一个整体来分析外观设计。”

  “正确的探究不是’被诉外观设计是否挪用了请求保护的外观设计的一个特定特征’,而是,‘被诉外观设计是否挪用了请求保护的外观设计整体’”。即,“whether an ordinary observer, familiar with the prior art, would be deceived into thinking that the accused design was the same as the patented design.”

  “如果可能的话,法律的目标必需是有效的;但是,直白地说,如果对外观设计的总体外观给予保护,但是对于那些以专家能够观察到、而普通观察者不能注意到的方式表现了外观的微小细节的区别,足以使的模仿外观设计免除侵权指控的话,则法律的目标不可能是有效的。”

  在涉及部分外观设计的Crocs v. ITC案中,法院认定,“授权外观设计和被诉产品的外观设计之间的微小差别不能也不应当阻止侵权成立。”尽管具有细节上的差别,例如孔的形状、布局和脚趾部分的形状,联邦法案认定“并排比较789’专利外观设计和被诉产品,表明熟悉现有设计的普通观察者会被欺骗而相信被诉产品与专利外观设计相同。”

  (4)“新颖点测试”和现有技术的影响

  在外观设计的侵权判定中,现有设计的影响至关重要。美国最高法院在Smith v Whitman案中考虑了专利设计和现有设计的区别,并认为被诉马鞍不具备专利外观设计的新特征,因此属于现有设计的马鞍,从而没有侵犯外观设计专利。这就是Litton Systems v Whirlpool 案中引述的“新颖点(point of novelty)”测试法。

  在涉及微波炉外观设计专利的Litton Systems v Whirlpool案中,联邦上诉法院在回答是否存在外观设计侵权时认为,“被诉装置必须挪用了专利装置中区别于现有设计的新颖之处。(省略引用)。即,即使法院通过普通观察者的眼睛来比较两件物品,为了确定侵权,其必须将所述物品的相似性归结于使得专利装置与现有设计区别的新颖之处。(这一‘新颖点’测试只适用于侵权判定......)”因为被诉装置不具备Litton专利设计区别于现有设计的特征,所以法院认定不侵权。

  而在此后的Lawman Armor v. Winner International案中,联邦法院认为,“新颖点测试”下的新颖之处不可能是非新颖特征的集合基础上形成的整体外观。在该案中的不少法庭之友意见对此表示了担忧,因为所有的外观设计都是在先前设计元素的组合。

  但是,在Egyptian Goddess, Inc. v. Swisa案中,法庭以全席法官意见驳回了“新颖点测试”。为确定侵权,专利权人必须证明对于普通观察者来说被诉侵权外观设计看起来与专利外观设计“实质相似”。法院同时指出了现有设计对侵权判断的影响:“当请求保护的外观设计接近现有设计时,在拟制的普通观察者的眼中,被诉外观设计和请求保护的外观设计之间微小的差异也可能是重要的。”

  而在之前的Sash Controls, Inc. v. Talon案中,法院认为,外观设计专利的现有设计的范围不仅包括被该外观设计专利涵盖的产品,而且还包括本领域设计人员会考虑的“相似”领域。在该案中,法院认为露井门把手(需要拉动)的现有设计的范围包括了相似的旋转门把手(需要扭转)。

  南京华讯根据最新的Wallace v. Ideavillage Products Corp.案,联邦巡回上诉法院同意地方法院的观点,认为应当适用两步法的“普通观察者”测试。即,普通观察者测试以两个阶段进行。“在一些情形下,请求保护的外观设计和被诉外观设计充分的不同(sufficiently distinct),所以不需要进一步就可以清楚专利权人没有完成其举证证明两外观设计对于’普通观察者’看起来’实质上相同’…….在其他情形下,当请求保护的外观设计和被诉外观设计并非明显不相近似时,解决普通观察者是否会认为两外观设计实质相似的问题将受益于请求保护的外观设计、被诉外观设计与现有设计的比较。”

  (5)功能性特征

  当外观设计专利“包含了功能性和装饰性特征时,[1]专利权人必须证明感知到的相似性是基于外观设计的装饰性特征[而非功能性特征]……[2]专利权人必须证明普通人会被请求保护的外观设计和被诉外观设计中装饰性的共同特征所欺骗”。

  在Apple v. Samsung案中,三星争辩地区法院应当排除“‘由其功能用途确定的’,‘或者涵盖了制品的结构因素’”的元素。三星公司认为这些元素应当在外观设计专利的保护范围中从整体上“忽略”掉。例如,三星认为外观设计专利的矩形形状和圆角就属于这类元素,应当在进行侵权分析时忽略。法院认为现有的判例不支持三星的上述主张。 例如Richardson v. Stanley Works, Inc.案并没有确立这样的规则,即从外观设计专利的保护范围中排除整个设计元素,并且Lee v. Dayton-Hudson Corp.案中也指出了“只有非功能性的设计因素与侵权判定相关。”

  外观设计法的“装饰性”要求指的是外观设计不能仅仅是由功能决定的,即,其不能是实现其功能的唯一可能的形式......外观设计的独特性或者消费者识别性可能归功于该外观设计,但是缺乏艺术价值并不意味着该外观设计纯粹是功能性的。

2022第三届华讯杯·全国法律写作竞赛

2022第三届华讯杯·全国法律写作竞赛

2022华讯杯·全国法律写作竞赛是由华讯知识产权和庆辰法律事务所举办的第三届写作竞赛。现将有关事项通知如下: 一、竞赛宗旨 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,创新法治人才培养机制,增强法学生综合能力,明确法律文书在法学教育中的定位,引导法学生将写作能力作为从事法律职业的重要基础。有鉴于此,举办华讯杯·全国法律写作竞赛,期望通过此项活动,推广国际知名法学院行之多年的法律写作训练与文化,以期对法律从业人的写作能力提升贡献绵力。 二、组织单位 主办单位:华讯知识产权(以下简称“华讯”) 庆辰法律事务所 三、参赛对象 全国所有高校法学院本科及研究生均可报名参加竞赛,仅限个人独作,不接受合作作品。 (注:曾参加往届华讯杯· 法律写作竞赛,但仍为法学院在校生,可继续参加本届竞赛。) 四、授权 参赛者保留所提交论文的著作权,但应同意授权主办单位就本次活动对外发布新闻稿或进行其他宣传活动,并授权主办单位无偿引用并发表所提交的论文(主办单位将明确标示作者名以示尊重著作权)。 五、奖项设置 一等奖一名: 奖金人民币3000元、颁发荣誉证书 二等奖三名: 奖金人民币2000元、颁发荣誉证书 三等奖五名: 奖金人民币1000元、颁发荣誉证书 优秀奖十名: 颁发荣誉证书 如经评分后分数相同时,按人数均分奖金;如投稿人数不足20人(含),则二、三等奖各减少2个名额。 六、竞赛作文题目 本次竞赛分为命题作文和自拟作文。参赛学生可以择其一,自拟文章标题,语言限使用中文。 命题作文: 近年来疫情肆虐给国内民生经济带来重大伤害,而一些海外大药企最近开发出了特效药(例如美国辉瑞的Paxlovid)为疫情的未来带来曙光。有人因而认为我国应该引用专利法中强制许可的制度,让专利权人许可国内仿制药企生产这些特效药,以解国内燃眉之急。但有些人则持反对立场,认为强制许可将侵害专利权人的利益,长期来看对国内保护自主创新的环境营造反而是伤害。请表达你对这议题的立场并提出理由。 自拟作文: 参赛学生可以自择一与知识产权相关的议题,该议题须有正反两方的立场,参赛者必须表达其所选择的立场及提出支持该立场的的理由。 七、格式与要求 1. 文章格式建议遵循法学短篇论述文(Essay)的写作惯例。文章应包含明确的主题句(Thesis Statement)、理由(Reasons)及支持作者所采立场的结论(Conclusion)。 2. 脚注格式采用中国社科院法学研究所主办的《法学研究》期刊体例。 3. 正文篇幅为3000字内。(不超过A4纸三页) 4. 每位参赛者只能提交一篇参赛作品。 5. 语言限使用中文。 八、评分 评委会将对所有参赛论文进行双向匿名评审,即所有稿件由主办方统一接收后,将论文匿名传给评审老师(主评审简介见第十点)进行评分。 九、活动日期 参赛时间:2022年10月20日—2023年1月20日 评审时间:2023年1月21日—2023年1月31日 颁奖时间另行通知。 十、投稿方式与其他 1.请参赛同学一律将稿件发送至活动负责人李文倩女士,联系方式:wenqian.li@chinaipic.com。(投稿时请备注:学校+姓名+参赛题目); 2.竞赛规则由主办方制定并解释。 3.好的法律文书至少须符合以下要求: 第一,具备形式逻辑性。需提醒的是,逻辑并不等于概念或体系,逻辑强调的是一种推导的过程。 第二,文字具有表现力,用简洁的文字精确表达作者的意思,用语模糊将予以扣分。特别提醒注意文句应符合中文文法。 第三,整体文风的说服力,法律文书(包括判决、律师诉状、法律意见书、论文),都是在试图说服读者接受其观点。 建议阅读一些国外判决,学习其文风及推理。另外,请参赛者自行上网了解Essay的含义及其架构,并可以参考侯庆辰律师的短片。(链接:https://v.youku.com/v_show/id_XNTkwNTA0NjA1Mg==.html) 以下是一段美国大法官Scalia执笔的一段判决文供参考: Allowing a counterclaim to establish “arising under” jurisdiction would also contravene the longstanding policies underlying our precedents. First, since the plaintiff is “the master of the complaint,” the well-pleaded-complaint rule enables him, “by eschewing claims based on federal law, … to have the cause heard in state court.” Caterpillar Inc., supra, at 398–399. The rule proposed by respondent, in contrast, would leave acceptance or rejection of a state forum to the master of the counterclaim. It would allow a defendant to remove a case brought in state court under state law, thereby defeating a plaintiff’s choice of forum, simply by raising a federal counterclaim. Second, conferring this power upon the defendant would radically expand the class of removable cases, contrary to the “[d]ue regard for the rightful independence of state governments” that our cases addressing removal require. See Shamrock Oil & Gas Corp. v. Sheets, 313 U. S. 100, 109 (1941) (internal quotation marks omitted). And finally, allowing responsive pleadings by the defendant to establish “arising under” jurisdiction would undermine the clarity and ease of administration of the well-pleaded-complaint doctrine, which serves as a “quick rule of thumb” for resolving jurisdictional conflicts. See Franchise Tax Bd., supra, at 11. For these reasons, we decline to transform the longstanding well-pleaded-complaint rule into the “well-pleaded-complaint-or-counterclaim rule” urged by respondent. (HOLMES GROUP, INC. v. VORNADO AIRCIRCULATION SYSTEMS, INC. 13 Fed. Appx. 961, vacated and remanded.) 主评审简介 侯庆辰为南京华讯知识产权顾问有限公司(www.chinaipic.com)创办人及台北庆辰法律事务所(www.chingcheng-law.com)之创所律师与执行合伙人。在创立华讯及庆辰之前,侯庆辰律师曾在一家台湾智财法律事务所与一家国际知名律师事务所任职律师多年,之后进入产业界分别担任过凌阳科技集团、艺墨文创集团与威盛电子担任法务主管,累积丰厚之本地诉讼以及国际商业交易之经验。 侯庆辰律师拥有北京大学法学博士、台大法律硕士、政大商学硕士与美国宾州大学(University of Pennsylvania)法学硕士学位。 扎实的学术训练让侯庆辰律师精熟于美国、中国及中国台湾的法律。 此外,侯庆辰律师同时具备美国与中国台湾双律师资格,以及中国台湾专利师证照,并持有中国大陆法律资格证书。 迄今执业逾二十年,熟悉产业运作之实态,专精于公司法、证券交易法、企业并购、资本市场、税务诉讼、知识产权,并拥有丰富的民刑事与行政诉讼经验,是企业法律顾问的不二人选。 学历 : 北京大学法学博士 美国宾洲大学法学硕士 政治大学商学硕士(知识产权所) 台湾大学法学硕士 政治大学法律系学士 美国加州大学伯克利分校访问研究员 美国哥伦比亚大学法学院访问学者 证照 : 中国台湾律师 中国台湾专利师 美国纽约州律师 中国大陆法律职业资格证 经历 : 威盛科技法务经理 艺墨文创法务长 凌阳科技法务经理 国际通商法律事务所律师 巨群法律事务所律师 现任: 南京华讯知识产权顾问有限公司总经理 台湾庆辰法律事务所所长 台湾庆辰法律事务所驻南京代表处首席代表 华讯·国际知识产权与涉外法律服务平台创始人 华讯·国际知识产权人才培育基地发起人 中国(江苏)知识产权维权援助中心(南京江北新区)分中心专家库专家 中国(江苏)自由贸易试验区南京片区专家咨询委员会委员 中国(南京)知识产权保护中心技术专家库专家 南京市台湾同胞投资企业协会第七届理事会理事 南京市台湾同胞投资企业协会青年委员会顾问 南京浦口经济开发区知识产权智库专家 南京江北新区海外联谊会副主席 南京市海外联谊会第六届理事会理事 南京仲裁委员会委员 南京江北新区科技投资集团有限公司第一届投资决策委员会委员 台北科技大学智慧财产权研究所 兼任副教授 东南大学法学院 兼职导师 著作: 《医药专利的产业化》    
2022-10-18
知名商标正在丧失商标权--商标退化(二)

知名商标正在丧失商标权--商标退化(二)

知名商标正在丧失商标权                      ----商标退化(二)   商标是一个企业声誉的载体和生命力的体现,也是开拓市场的有力竞争武器。商标作为品牌辨识度的标志,经过日积月累的使用,成为家喻户晓的品牌,却一朝成为通用名称,丧失显著性,面临被撤销的危险,丧失其原本的价值,这是很多企业不得不关注和预防的问题。   上期说到商标退化的原因,本期会对如何防止商标退化,可以采取哪些措施提供建议。   二、防止商标退化策略   商标注册前期 第一,明确商品的通用名称的概念 《商标审理审查指南》中对商品的通用名称的释义为原本具有商标显著性的注册商标,在市场使用过程中,退化为其核定使用商品的通用名称。简而言之,商标核准注册时,具有显著性和可识别性,但在市场实际使用过程中,丧失了其识别商品来源的功能。 判定商标是否属于商品的通用名称,关键是判定该商标的功能是区分不同商品,还是区分不同商品来源,如商标的主要功能是区分不同商品,应判定为通用名称。除此,还可以参考词典、专用工具书、国家或者兴业标准、相关组织的证明、市场调查报告、市场上的宣传使用证据以及其他主体在同种商品上使用该商标标志的证据等是否指向具体的商品。 商品的通用名称并不是在商标获准注册时即是商品的通用名称,而是在市场实际使用过程中,丧失了其识别商品来源的功能。 第二,注册商标注重商标显著性 在申请注册时,注重商标构成要素的需要具有商标的显著特征,即商标显著性。商标显著性是指,商标能够使消费者识别、记忆,可以发挥指示商品或者服务来源的功能和作用。《商标法》第十一条规定的缺乏显著性的情形,(一)仅有本商品的通用名称、图形、型号的;(二)仅直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点的;(三)其他缺乏显著特征的。 因此,我们在前期商标设计或者命名时,规避上述情况,选择显著性强的标识。众所周知的联想品牌也经历过商标选择的困境。联想电脑起初商标名称为“Legend”,“Legend”作为一个固有词汇,含义为传奇。而固有词汇本身显著性要弱于臆造词汇,加之多个国家在先已被注册,因此联想集团花了巨大的代价将“Legend”更换为“Lenove”。从而稳固了联想品牌的市场价值。   商标使用过程 第一,商标的宣传使用 商标、商品名称与新产品同时推出时,需告知公众,哪个是商标,哪个是商品名称,积极宣传商标信息,在消费者中强化品牌形象。不应为了快速推广,将商标代替商品直接进行宣传。虽一时获得市场,但商标极易沦为商品的通用名称而造成无法挽回的损失。 另外,对于新上市的商品而言,与其被动地去预防其商标退化,不如未雨绸缪地主动给它创造一个易懂易记的通用名称。如,凭借“全录”复印机称雄美国市场多年的美国施乐公司(Xerox)在注意到“全录(Xerox)”一词在美国渐有称为动词的趋势时,在广告中称“Xerox乃施乐公司的商标”并积极推“photocopy”和“photocopier”这样的词语,遏制了商标的通用化。这种做法在推行新商品与商标的同时,可以解决企业的后顾之忧,避免消费者先入为主的避繁就简,保护了商标的显著性不被分散。 同时,商标的宣传应注意商标标注醒目化,正确使用商标标注®,从而让消费者意识到,产品的商标是什么。 第二,干预错误使用 除商标权利人有意宣导外,还应注重市场、媒体和消费者的不当称呼,阻止将商标直接称为通用名的行为。 如,“Google”作为一个搜索引擎公司的商标,曾被一本著名的辞书收录为一个动词。其著名程度可想可知。但“Google”公司极力反对,并向众多个人和组织发出信函,停止对“Google”商标的不正当使用。我国百度亦面临这样的风险。 权利人需注意政府动态,即是发现无用情况并予以制止。如“21 金维他”商标作为药品名称收入《中华人民共和国省、自治区、直辖市药品标准品种汇编》事件。 商标权利人主动维权 对于他人申请或注册的包含自身知名商标的商标,商标权人应当积极提出商标异议申请或商标无效申请,尽力维护公司商标的显著性。正是因为相似的商标注册多了,也会导致商标显著性的弱化。 例如在取暖贴商品上存在大量由其他公司申请注册的包含日本小林制药“暖宝宝”商标的“XX暖宝宝”商标,这些商标的存在容易使消费者认为“暖宝宝”是商品通用名称,从而使日本小林制药“暖宝宝”这一注册商标的显著性退化。 同时,进行防御商标注册,通过扩大保护,保护自己的商标使用在指定商品或者服务上,避免被他人摹仿或者复制,导致商标退化或者污名化。 如,“老干妈”商标除了注册辣椒酱等罐头食品上,还注册了其他类别,并且申请注册了“老干爹”等近似商标;“阿里巴巴”商标还注册了“阿里妈妈”等商标;可口可乐公司为防止鱼目混珠,在其他类别的商品上也注册了“可口可乐”商标。      综上所述,商标前期选择显著性高的商标做为自己的品牌,同时,在推出新产品是,主动创造通用名称,将商标与通用名称相区分。宣传使用过程中,积极关注商标动态,若发现他人将其注册商标作为商品名称或其他描述性说明等,应当及时启动维权行动,要求立即停止不当使用行为,刊登报纸杂志公告,甚至采取法律手段。总之,随着时代经济的发展,商标的价值越来越显著,作为企业在市场当中展开合理竞争的武器,企业这一角色,能做的就是积极维护自己的商标。    
2022-12-02
知名商标正在丧失商标权--商标退化(一)

知名商标正在丧失商标权--商标退化(一)

  商标是一个企业声誉的载体和生命力的体现,也是开拓市场的有力竞争武器。商标作为品牌的辨识度的标志,经过日积月累的使用,成为家喻户晓的品牌,却一朝成为通用名称,丧失显著性,面临被撤销的危险,失去其原本的价值,这是很多企业不得不关注和预防的问题。   商标退化,指商标自身显著性的逐步退化乃至完全丧失。商标显著性退化或丧失将导致一个原为有效注册使用的商标演变为商品通用名称,从而进入共有领域无法为注册人专有使用。简而言之,商标退化成通用名称,成为大家都可以使用的名称。 其中,商品通用名称是指国家标准、行业标准规定的或者约定俗成的名称,包括全称、简称、缩写、俗称。具体包括法定和约定的通用名称。依据法律规定或者国家标准、行业标准属于商品通用名称的,应当认定为通用名称。相关公众普遍认为某一名称能够指代一类商品的,应当认定该名称为约定俗成的通用名称。被专业工具书、辞典列为商品名称的,可以作为认定约定俗成的通用名称的参考。   一、商标退化的原因   (一)商标权人自身问题 商标显著性本身较弱 在注册商标时,商标权人选择本身缺乏显著性的商标,在使用过程中很容易被消费者误认为是商品名称而演变为通用名称。 例如,我国的“轻骑”这一商标,由于描述了摩托车的轻便小巧的特点,曾一度作为摩托车的代名词。“咖啡伴侣”商标,具有表示某核定使用的商品的功能、用途等特点,曾多次被提无效宣告。 第二,商标权人的主观原因 商标权人在使用其注册商标时刻意淡化其区别商品来源的功能,通过媒体宣传、对外称呼等管理不当,主动将其作为商品通用名称使用,结果公众在认知和传播该商标时,也将其作为描述产品功能或用途的通用名称使用,最终导致该商标被公众认为是商品通用名称。 例如,深圳朗科公司于1999年注册了第1509704号优盘商标,但是商标权人在使用时将“优盘”作为商品名称使用,而且刻意淡化商标区别商品来源的功能。在商标权人为方正公司提供的定牌加工产品上,将“方正优盘”的字样印在其中,从客观上淡化了“优盘”作为商标的显著性。2010年,商标评审委员会作出了撤销优盘商标的裁定。“Jeep”(吉普)被字典解释为:“一种适于越野行使的小型汽车”。而“Jeep”却是一种越野汽车的注册商标。类似的例子还有“Freon”(氟里昂)商标被描述为致冷剂的通用名称;“千叶豆腐”商标被指代的是一类豆腐商品或豆腐制品的通用名称,2022年,商标评委撤销千叶豆腐商标的裁定。 第三,商标权人维权意识差 面对其他不正当竞争者的“搭便车”行为,商标权人未做到积极维权,及时制止、并搭配相应的重申商标显著性的申明,导致商标显著性退化。   (二)社会和市场问题 第一,商业同行乃至公众的非故意行为 当某一类商品没有统一的通用名称或通用名称不为一般消费者所熟知时,一个新商品的商标或此类商品中知名度较高的商标被用来直接指代此类商品的可能性极高,结果随着市场的发展,商标本身具有的显著性逐渐丧失,起不到区别商品来源的作用,最后演变为商品的通用名称。这种情况往往是由于商标权人的不作为,社会公众、媒体、同行等在无意中造成的。人们熟知的“阿司匹林Aspirin”、“玻璃纸Cellophane”、“热水瓶thermos”、“仁丹”、“雪花”等都属于该种情况。 例如,内蒙古杭锦后旗金穗食品工业有限责任公司通过受让,取得第236846号注册使用在面粉商品上的雪花商标的所有权。随着物质生活水平的提高和生产技术的发展,以内蒙古恒丰食品集团股份有限公司为首的国内众多面粉生产企业纷纷推出了比特制粉还高档的面粉,并很快赢得市场的青睐。由于这种面粉颜色比特制一级粉还要白,所以这些面粉企业不约而同地称之为“雪花粉”。对于这种现象,雪花商标权人未采取积极有效的维权措施,使得“雪花粉”遍地开花,导致雪花商标的显著性逐步退化直至丧失。 第二,同业竞争对手的故意侵权行为 同行业经营者采取不正当手段,故意使他人注册商标的显著性逐步退化,主要表现为将商标进行混淆或淡化使用。常见于对知名商标复制或者摹仿,申请注册与知名商标的相同或者近似的商标或者直接使用。 例如,“消消乐、开心消消乐”等商标,经同行业者作为游戏名称擅自使用,并申请注册相同或者近似商标“快乐消消乐、泡泡消消乐、糖果消消乐”,逐渐淡化“消消乐”商标的显著性。“美瞳”是强生公司专用的注册商标,是该公司专为亚洲市场设计的具有美容效果的隐形眼镜系列的品牌。强生公司虽对相关侵权做了打击,但同行业经营者不当竞争行为层不出穷,如今“美瞳”一词,已被大众当成一种隐形眼镜的通用产品。   对于商标显著性退化的问题,绝大部分国家以商标权人的过错为前提。我国虽部分法律条文有涵射到商标显著性退化问题,但并没有关于商标显著性退化的明文规定。 司法实践中,我国关于诉争商标退化“成为其核定使用的商品的通用名称”是否考虑商标权利人的主观过错做了解释。具有显著特征的商标获得注册后退化为商品通用名称的原因,如果商标权利人自身将注册商标作为商品名称使用,因使用规模较大从而产生注册商标通用化的后果,此种情形下,由其承担注册商标被撤销的法律后果并无争议。如果商标权利人自身积极适当使用注册商标,但由于其他主体将其注册商标作为商品名称使用以及社会公众的原因,最终产生注册商标通用化的后果,此种情形下,是否由商标权利人承担注册商标被撤销的法律后果,有一定争议。特别是,某些情形中,商标权利人并未放任其他主体将其注册商标作为商品名称使用,而是积极采取适当措施,比如通过行政执法、民事诉讼等方式予以制止,商标权利人不存在主观过错,但客观上未能阻止注册商标被通用化的,应否承担注册商标被撤销的法律后果,亦有争议。 事实上,即使商标权人没有过错,只要商标在事实上退化为商品的通用名称,保留该商标对于商标本身和商标权人都是没有意义的。 因此,需正视商标退化问题,并做好防止商标退化的布局。如何防止商标退化,可以采取哪些措施? 将在下一篇文章中做详细讲解。  
2022-12-02
药品专利池组织与诺华公司签订尼洛替尼专利许可

药品专利池组织与诺华公司签订尼洛替尼专利许可

  近日,药品专利池组织(Medicines Patent Pool, MPP)与诺华公司于第27届世界癌症大会上签订了首个抗癌药的专利许可协议,协议中被许可国家和地区的选定仿制药企业将可以进行尼洛替尼(Nilotinib)的生产,这为中低收入国家和地区的慢性粒细胞白血病患者带来了福音。 尼洛替尼(商品名达希纳,Tasigna)是诺华制药研发的用于治疗慢性粒细胞白血病(Chronic myeloid leukemia, CML)的第二代靶向小分子药物,也即因为电影《我不是药神》而被广泛熟知的第一代靶向小分子药物伊马替尼(商品名格列卫,Gleevec)的升级版。相较于第一代药物,尼洛替尼分子的亲脂性更强,能有效治疗对于伊马替尼产生耐药性的慢性粒细胞白血病。作为诺华制药现阶段用于治疗慢性粒细胞白血病的明星药物,尼洛替尼因其良好的药效而具备优异的市场表现,目前,尼洛替尼的全球年均销售额高达20亿美元。 图1 尼洛替尼化学结构式 尼洛替尼药物先后在瑞士(2007年07月01日)、美国(2007年10月29日)、欧盟(2007年11月19日)、日本(2009年01月21日)和中国(2009年07月14日)首次获批,其在多个国家和地区的化合物专利将于2023年7月到期,但诺华制药还布局了若干衍生专利,包括晶型、药物组合物、衍生物、制剂和用途等,有效延长了尼洛替尼的专利寿命近10年。 药品专利池组织是在国际药品采购机构UNITAID的支持下建立的非营利性组织,于2010年在日内瓦正式成立。药品专利池组织通过与原研药企业进行谈判,将药品专利纳入药品专利池中,并许可给符合要求的中低收入国家和地区的仿制药企业,能够有效降低被许可国家和地区的患病群体的治疗负担。药品专利池组织的存在一定程度上避免了中低收入国家和地区的单个或少数仿制药企业由于势单力薄而无法与大型原研药企业进行谈判的情况,为推动公共健康事业的发展作出了可观的贡献。在成立初期,药品专利池组织的工作主要集中于一些危及全球公共健康的传染性疾病,如艾滋病、结核以及疟疾等。但经过十余年的发展,药品专利池组织也开始将工作范围拓展到一些非传染性但仍普遍地威胁公共健康的疾病,例如癌症。 尽管尼洛替尼的化合物专利将于2023年7月到期,距本次专利许可协议的签订已不足一年,核心的化合物专利到期后,各仿制药企业可以较容易地规避剩余的衍生专利进行生产。但作为药品专利池组织签署的首个抗癌药物的专利许可协议,尼洛替尼的许可协议在推动公共健康事业的发展上具有里程碑式的意义。
2022-11-25
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