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浅谈美国专利法中的创造性

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  • 发布时间:2016-11-25 13:38
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【概要描述】美国专利法的创造性如下规定:  35U.S.C.103(a):Apatentmaynotbeobtainedthoughtheinventionisnotidenticallydisclosedordescribedassetforthinsection102ofthistitle,ifthedifferencesbetweenthesubjectmattersoughttobepatenteda

浅谈美国专利法中的创造性

【概要描述】美国专利法的创造性如下规定:  35U.S.C.103(a):Apatentmaynotbeobtainedthoughtheinventionisnotidenticallydisclosedordescribedassetforthinsection102ofthistitle,ifthedifferencesbetweenthesubjectmattersoughttobepatenteda

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  美国专利法的创造性如下规定:

  35 U.S.C.103(a):A patent may not be obtained though the invention is not identically disclosed or described as set forth in section 102 of this title, if the differences between the subject matter sought to be patented and the prior art are such that the subject matter as a whole would have been obvious at the time the invention was made to a person having ordinary skill in the art to which said subject matter pertains. Patentability shall not be negatived by the manner in which the invention was made.

  如前所述,35 U.S.C. 103 (a) 对创造性进行了描述,但是条文并未给出非显而易见性的详细定义,所以仍然需要进一步通过司法实践来明确其要求。因此,美国最高法院于1966年通过Graham案中,确定了葛兰氏四要素。非显而易见性的判断是一个基于基本事实的法律问题,(1)确定现有技术的范围和内容,(2)确定申请发明与现有技术之间的区别,(3)决定相应领域的普通技术水平,(4)评估作为证据的辅助性考虑因素,包括商业上成功、长期渴望解决的需求、他人的失败等。这些因素统称为葛兰氏四要素。之后,联邦巡回上诉法院(CAFC)在Dennison案中针对组合发明对最高法院确定的判断框架中作了进一步改革,提出了教导-启示-动机(teaching-suggestion-motivation test)的判断方法,即TSM标准。

  为确定一项发明是显而易见的普通技术,必须要有明确的合理的推理基础,以支持显而易见的法律结论。所述推理基础也是确定一项发明是否具有非显而易见性的判断标准。所申请的发明与现有技术相比,只是其中一个或几个技术元素进行了替换,并且替换的技术元素的功能是已知的;本领域普通技术人员都能够实现此种替换,且其替换后的技术效果也是可预知的。事实上,如果具有普通技术水平的技术人员能够基与现有技术。替换其中的技术元素并且能够预知替换后的技术效果,那么该发明是显而易见的。

  在确定了 Graham事实证据后,依据本理由拒绝申请的发明的具体推理步骤:

  a.所申请的发明与现有技术的区别,仅仅在于所申请的发明中某一技术元素是替换了现有技术中的某个技术元素;

  b.所替换的技术元素和其功能在现有技术中是已知的;

  c.本领域普通技术人员能够基于现有技术实现这种技术元素的替换且能够预见其替换后的效果;

  d.与Graham其他事实一起共同考虑得出显而易见的结论。

  在判断过程中遇到的法律问题是:在授予专利主题和现有技术之间的区别对本领域的技术人员来说,是否显而易见?

  非显而易见性问题从根本上来说是个法律问题,但需若干基础事实调查。美国最高法院1966年在Graham v. John Deere Co.一案中区分了显而易见性调查的三个核心因素:(1)现有技术的范围和内容;(2)现有技术与权利要求的差异;(3)相关技术领域技术人员的水平。其它“辅助考查因素”,例如发明长期无实施需求、他人的在先失利以及发明商业上的成功等,都可以支持该技术具有非显而易见性的法律结论。其中针对(1)和(2)的分析较为明确且不同判断者之间容易取得共识,但(3)则更多地属于主观判断。

  在判断过程中遇到的法律问题是:在授予专利主题和现有技术之间的区别对本领域的技术人员来说,是否显而易见?

  非显而易见性问题从根本上来说是个法律问题,但需若干基础事实调查。美国最高法院1966年在Graham v. John Deere Co.一案中区分了显而易见性调查的三个核心因素:(1)现有技术的范围和内容;(2)现有技术与权利要求的差异;(3)相关技术领域技术人员的水平。其它“辅助考查因素”,例如发明长期无实施需求、他人的在先失利以及发明商业上的成功等,都可以支持该技术具有非显而易见性的法律结论。其中针对(1)和(2)的分析较为明确且不同判断者之间容易取得共识,但(3)则更多地属于主观判断。

  然而,2007年4月美国最高法院在KSR v. Teleflex案中对“非显而易见性”再次进行了审查,对TSM标准提出了质疑,认为CAFC过于严格地采用TSM测试法而不愿求助于常识,不但为不必要的行为,同时已经违背了最高法院之前确立的Graham标准。因为在许多情况下,尽管结合行为非常显然,但是证明该结合却非常困难乃至不可能。例如,如果权利要求出现在新兴技术领域或者该结合对本领域的技术人员是如此之明显,以至没有人来得及记录或认为需要记录诸如此类结合的技术上的细微变化,此时这种确定性证据可能就非常难以获得。

  KSR案将美国联邦巡回上诉法院长期以来针对组合现有技术文献所坚持的TSM检验法降到了次要或可选地位,再次重申了Graham标准,并且重新启用了“显易尝试(obvious to try)”概念,认为其也是显而易见性判定上的适当考虑因素,因此明显改变了由TSM检验法确定显而易见性的方法。美国最高法院限制了明确性很强的TSM检验法的适用,转而采用客观性较低的“常识”和“普通创造力”标准,由此增加了预测专利有效性和新发明可专利性的难度。

  KSR案之后,在Takeda v. Alphapharm案中,美国联邦巡回上诉法院认为:在涉及新化学化合物的案件中,为了确认新化合物是否具有满足‘初步证据’的显而易见性,仍然有必要确定具体哪些缘由导致研究人员以特定的方式修改已知化合物,因此要求被告(或者审查员)说明(或确认)具体哪些缘由促使其改变现有技术,以达成新的被主张的结构。虽然被告认为该案的裁定与KSR案的裁定相违,因此一再请求美国最高法院复审,但美国最高法院拒绝了该复审申请。这似乎表明,TSM标准至少在化学领域,对于新化合物仍然有效。Takeda案表明,至少在化学领域,对于重要的新结构重排,如果不能证明这种新结构重排曾受到现有技术的启发,则这种新结构重排不具有显而易见性。因此,许多人认为美国最高法院在KSR案中确立的非显而易见性的判断标准将多用于诸如机械等可预见性较强的领域。

  经过近两年的实践,美国专利商标局在专利审查中对KSR案中确立的创造性标准的采用也逐渐显现,审查员更经常地在权利要求的各个技术特征已被公开时,仅根据常识而不是具体文献断言各技术特征的结合是显而易见的。在Smith案中,负责该案的专利委员会认为,如果被主张的旧要素结合只能产生可预见的结果,则该结合很可能是显而易见的。此外,“因为法庭会考虑相关领域的普通技术人员进行的推导和创新,所以在分析时,不必根据受诉权利要求的具体内容寻找相应的确切教导内容。” 然而,该专利委员会还指出,不能仅以结论性的语句来认定存在显而易见性,从而拒绝授予专利,相反,应对针对显而易见性的结论进行详细的事实认定。

2021年度专利复审无效十大案件

2021年度专利复审无效十大案件

2021年度专利复审无效十大案件 专利复审和无效审理是对专利权利的保护范围大小甚至权利的有无进行再次认定的程序,决定着专利权的保护基础,一直备受社会关注。4月26日,2021年度专利复审无效十大案件在国家知识产权局开放日活动中正式发布。 案例1.“新颖的磺酰胺类化合物及其作为内皮素受体拮抗剂的应用”发明专利无效案(专利号:ZL01820481.3) 案情简介:专利权人:埃科特莱茵药品有限公司,无效宣告请求人:南京正大天睛制药有限公司。本案涉及的药品马昔腾坦,是首个获批用于治疗肺动脉高压的口服制剂。本案系仿制药申请人在提交仿制药申请后,针对原研药发起的专利挑战。案件审理过程中涉及化学医药领域的多个法律问题,包括权利要求中技术术语的理解、马库什权利要求的性质、马库什化合物和具体化合物优先权的认定、表格化合物充分公开的判断、补充实验数据以及化合物创造性的判断等。 审理结论:在修改的基础上维持有效。 典型意义:本案是药物化合物审理的典型案例,对于优先权的认定、表格化合物充分公开的判断以及化合物创造性的判断具有示范作用。 案例2.“被取代的多环性氨基甲酰基吡啶酮衍生物的前药”发明专利无效案(专利号:ZL201180056716.8) 案情简介:专利权人:盐野义制药株式会社,无效宣告请求人:刘奕彤。本案涉及的玛巴洛沙韦是目前获批的首个、也是唯一一个单剂量口服抗流感药物。案件审理过程中涉及马库什权利要求能否获得说明书的支持,如何准确评价说明书对技术效果的公开以及结构类似的化合物的创造性判断等法律问题。 审理结论:维持有效 典型意义:本案对于准确评价说明书描述的技术效果以及马库什权利要求能否得到说明书支持具有借鉴意义;还阐述了对于“结构类似但用途不同的化合物”,在创造性评判时应当对现有技术提供的机理研究成果进行全面考察,如果其与涉案专利的作用机制缺乏内在联系,则不能从中获得对化合物结构改进以实现不同用途的技术启示。 案例3.“通过图像采集获取网络连接的数据传输方式及其系统”的发明专利无效案(专利号:ZL201010523284.4) 案情简介:专利权人为上海科斗电子科技有限公司,无效宣告请求人为掌阅科技股份有限公司。在本案的无效宣告程序中,双方均提交了大量证据,案件复杂度高,口头审理后,请求人提出了撤案声明。本案审理的重点在于当请求人提出了撤案请求时,审理程序是否终止,即对专利法实施细则第七十二条第2款规定的理解和适用。 审理结论:宣告无效 典型意义:本案对于当事人撤回其请求但审理程序可以不终止的法律规定进行诠释,合理平衡专利权人与社会公众的利益。 案例4.“左心耳封堵器”的发明专利无效案(专利号:ZL201310567987.0) 案情简介:专利权人:先健科技(深圳)有限公司,无效宣告请求人:蔡景莉。本案请求人对专利权人的多个专利权提起了无效宣告请求,本案是其中一件。本案审理中,请求人主张涉案专利缺乏新颖性和创造性,并提交相关现有技术证据。专利权人则主张请求人提出的主要证据属于在申请日以前六个月内“他人未经申请人同意而泄露其内容的”情形,因而涉案专利应享有“新颖性宽限期”,请求人提交的证据不能破坏其新颖性和创造性。 审理结论:宣告无效 典型意义:本案对于“新颖性宽限期”的适用进行诠释,充分论述了对“他人未经申请人同意而泄露其内容”能否享受现有技术豁免的认定思路,明确对于他人未经同意而泄露发明创造内容的情形,如果证据能够表明专利权人在已经知晓情况后两个月内仍未提出声明和提交证明文件,则不能享有新颖性的宽限期。决定强调,专利权人在知晓他人未经同意而泄露技术内容时,应及时履行必要的声明义务。 案例5.“轴流风轮”的发明专利无效案(专利号:ZL200710026747.4) 案情简介:专利权人:广东美的制冷设备有限公司,无效宣告请求人:珠海格力电器股份有限公司。美的、格力、奥克斯是国内空调行业的三大竞争巨头,他们之间的专利纷争不断,本案为格力对美的提出的第二次无效宣告请求,案件所涉及的用于空调外机上的轴流风轮对空调效能具有重要影响,是三家企业专利大战的关键专利之一。 审理结论:宣告无效 典型意义:本案涉及单方委托鉴定报告证据效力的认定,同时,对采用参数定义的产品权利要求与使用公开证据的技术比对提供了审理思路。   案例6.“图像传感器CS3825C”的集成电路布图设计专有权撤销案(登记号:BS.175539928) 案情简介:专利权人:珠海市矽旺半导体有限公司,撤销意见提出人:深圳市芯智锐光电科技有限公司。本案审理涉及多个撤销条款,包括有关保护客体的条例第二条,有关独创性的条例第四条,有关申请登记期限的条例第七条。 审理结论:维持有效 典型意义:本案诠释了专有权保护对象、独创性审理范围以及申请登记期限的判断规则,对布图设计案件的审理具有借鉴意义。 案例7.“仪表机壳”的外观设计专利无效案(专利号:ZL201030122941.5) 案情简介:专利权人:福建顺昌虹润精密仪器有限公司,无效宣告请求人:厦门希科自动化科技有限公司。本案审理过程中涉及多个争议焦点,包括“中间产品”是否属于外观设计保护的客体、判断主体的确定,以及外观设计的对比判断规则。 审理结论:宣告无效 典型意义:本案阐明了作为判断主体的“一般消费者”应当具有的知识水平和认知能力,分析了各设计特征对于整体视觉效果的不同影响权重。 案例8.“防爆装置”的实用新型专利无效案(专利号:ZL201521112402.7) 案情简介:专利权人:宁德时代新能源科技股份有限公司,无效宣告请求人:江苏塔菲尔新能源科技股份有限公司、东莞塔菲尔新能源科技有限公司。本案审理过程中主要争议焦点在于两个方面,一是对技术方案的理解,二是作为技术改进点的多个结构特征对创造性判断的影响。 审理结论:在修改的基础上维持有效。 典型意义:本案是新能源领域结构类产品创造性判断的典型案例,决定强调,判断是否存在技术启示时,应对区别特征之间的关系予以关注,在准确认定涉案专利实际要解决的技术问题和能够达到的技术效果的基础上,客观判断现有技术是否给出了相应的技术启示。 案例9.“用于治疗潜伏性结核的喹啉衍生物” “取代的喹啉衍生物在治疗耐药性分枝杆菌性疾病中的用途”的发明专利无效案(专利号:ZL201210507318.X、ZL200580017016.2) 案情简介:专利权人:詹森药业有限公司,无效宣告请求人:王立群。本系列案涉及两项专利权,该两项专利涉及全球45年来首个抗结核药物“贝达喹啉”。本系列案审理过程中涉及多个争议焦点,包括对权利要求特定技术术语的理解、如何考量说明书实验数据,以及对医药用途发明改进动机与合理成功预期的判断等。 审理结论:在修改的基础上维持有效。 典型意义:本案明确了在医药用途发明的创造性判断中,应当准确评价是否存在“合理的成功预期”。 案例10.“一种用于给排水的活接接头”的实用新型专利无效案(专利号:ZL201920390483.9) 案情简介:专利权人:浙江天雁控股有限公司,无效宣告请求人:孟祥麟。本案审理过程中涉及举证责任、对电子证据真实性的确定、使用公开证据链的认定,以及实用性的判断等诸多法律问题。 审理结论:维持有效。 典型意义:本案明晰了在核实证据优先权时,本国优先权文件的举证责任分配和获取途径。同时,本案还诠释了对实用性意义上“能够产生积极效果”的理解,以及对微信聊天记录、展会等不同类型证据真实性和证明力的认定规则。      
2022-05-13
The

The 2021 patent index targets current patent statistics and trends in Europe

The EPO acts as executive body for the European Patent Organization, an intergovernmental organization that was set up on 7 October 1977 on the basis of the European Patent Convention, to “strengthen co-operation between the States of Europe in respect of the protection of inventions” and establish a single procedure for the grant of patents abiding by certain standard rules.
2022-04-22
Chile

Chile is the first country to pass neurorights law

On October 25th, 2021, the Senate of the Republic of Chile unanimously approved a bill to amend the constitution to protect brain rights or “neurorights”. Chile became the first nation to have a constitution in force that explicitly addresses the challenges of emerging neurotechnologies. 
2022-04-15
消费公益诉讼赔偿的新路径

消费公益诉讼赔偿的新路径

消费公益诉讼,是指由于商品生产者、服务经营者的不法或不合理经营行为,侵害了众多消费者合法权益或者存在可能对众多消费者合法权益造成侵害的威胁,使整个社会的正常商业秩序和消费者公众利益遭受或者存在侵害威胁之时,国家机关、相关的消费者团体组织或者消费者个人为维护消费者公众利益而向法院提起诉讼的制度。
2022-04-08
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