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浅谈美国专利侵权判定中的反向等同原则

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  • 发布时间:2016-11-25 13:37
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【概要描述】一、反向等同原则的概念与性质  反向等同原则(ReverseDoctrineofEquivalents),亦称为逆等同原则,是美国联邦最高法院在专利侵权诉讼的司法实践中确立的一项衡平原则。其含义是指被控侵权物或者方法在字面上落入了专利权利要求的保护范围,但被控侵权物或者方法与专利权利要求相比是以原理上不同的方式实现了相同或相似的功能,在这种情况下,被控侵权物或方法不构成对专利的侵权。  对于该项原

浅谈美国专利侵权判定中的反向等同原则

【概要描述】一、反向等同原则的概念与性质  反向等同原则(ReverseDoctrineofEquivalents),亦称为逆等同原则,是美国联邦最高法院在专利侵权诉讼的司法实践中确立的一项衡平原则。其含义是指被控侵权物或者方法在字面上落入了专利权利要求的保护范围,但被控侵权物或者方法与专利权利要求相比是以原理上不同的方式实现了相同或相似的功能,在这种情况下,被控侵权物或方法不构成对专利的侵权。  对于该项原

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  一、反向等同原则的概念与性质

  反向等同原则(Reverse Doctrine of Equivalents),亦称为逆等同原则,是美国联邦最高法院在专利侵权诉讼的司法实践中确立的一项衡平原则。其含义是指被控侵权物或者方法在字面上落入了专利权利要求的保护范围,但被控侵权物或者方法与专利权利要求相比是以原理上不同的方式实现了相同或相似的功能,在这种情况下,被控侵权物或方法不构成对专利的侵权。

  对于该项原则的性质,笔者认为是被控专利侵权者针对相同侵权指控的一种抗辩手段。具体而言,当原告可以证明被控侵权物或方法落入专利权利要求的字面范围即构成相同侵权的情况下,被告可以通过举证来证明被控产品或方法是以实质不同的方式实现了发明的功能,在原理上与专利存在实质性的区别,从而推翻原告的侵权指控。

  二、反向等同原则的起源与发展

  通说认为,反向等同原则的思想起源于美国1898年的Boyden Power Brake Co. v. Westinghouse案。随后,美国联邦最高法院在1950年的 Graver Tank & Mfg. Co. v. Linde Air Products Co.案的判决书中正式确定了反向等同原则。

  1869 年,Westinghouse发明了一种利用一个中心气压箱以使列车刹车的制动装置,该专利的一项权利要求内容包括中心气压箱、辅助气压箱、空气管、制动汽缸、阀门、活塞等装置。而本案被告Boyden的产品包含了原告专利权利要求中的所有部件,但是在组合方式上进行了较大程度的改进并增加入了一个关键部件,使列车刹车装置更为高效快捷,适应了19世纪晚期列车日益变长的趋势。

  美国联邦最高法院法院在本案的判决书中指出,即使被控侵权物不在权利要求的字面范围内,在某种情况下仍然构成侵权。反言之,即使被控侵权物落入了专利权利要求的字面范围,但如果被控侵权物在原理上已经发生了根本的改变,则被控侵权物就不在专利权的保护范围之内,不构成专利权的侵犯。在本案中,从表面上看,Boyden的装置包含了权利要求中的所有部件,在字面意义上完全落入了Westinghouse专利的保护范围,然而Boyden装置的具体组合关系已经与涉案专利有着本质的区别,从而使它跳出了专利的保护范围。

  1950年 Graver Tank & Mfg. Co. v. Linde Air Products Co.案则是反向等同原则发展史上的又一里程碑。美国联邦最高法院在此案中确认了反向等同原则,认定其抗辩专利侵权的作用并明确地指出“等同原则并不总是有利于专利权人,有时也会不利于专利权人。当一项装置与专利相比,即使该装置落入该专利权利要求的字面范围,但采用了实质不同的原理与不同的方式完成了相同或相似的功能时,被控侵权方仍然可以借用等同原则限制专利权利要求的保护范围,回应专利权人的侵权指控。” 虽然在判决书中美国联邦最高法院仍然使用的是等同原则,没有直接引入反向等同原则这一词,但可清楚看出反向等同原则和等同原则之间的关系。

  根据反向等同原则的定义以及美国联邦最高法院针对上述两则案例的论述,笔者认为,反向等同原则的适用必须满足三大要件,即被控产品或方法在字面上落入专利权利要求的保护范围、原理上存在实质区别、以实质不同的方式达到了相同或相似的功能。

  三、反向等同原则的适用情况

  追溯反向等同原则的产生原因,笔者认为,主要是由于被诉侵权行为发生之时权利要求不再得到说明书的充分支持,成为一个比说明书的记载更为宽泛的发明创造。在这其中,既有科学技术发展的客观因素,也有采用功能性限定技术特征等专利撰写技巧的人为因素。

  在当今这个科技迅速发展的时代,新产业不断兴起,新技术不断孕育,新成果不断涌现,从而在客观上会导致专利权利要求字面意义的范围不断扩张,甚至是颠覆性的变化。然而,专利说明书中记载的具体技术内容可能仍停留在申请时的技术水平或者其扩张的范围并未有专利权利要求如此之大,由此则会造成权利要求的字面范围与说明书中的具体技术内容产生脱节并且该脱节随着时间的推移不断扩大。由此,后续技术虽然进行了根本的改进,以原理上不同的方式实现了相同或相似的功能,但仍就可能落入专利权利要求的字面范围。

  以纳米技术为例,纳米技术并非只是尺度的缩小,微观粒子的内部结构、排序、相互作用等物理意义较宏观技术也发生了根本的改变。设想一件微观意义上的纳米装置落入了一项宏观意义上的专利的字面范围,但由于微观粒子的相互作用、活动机理等都与宏观世界大相径庭,纳米装置的设计者在设计过程中必须考虑很多与该材料宏观尺度时不同的特点,而这些特点会造成与在先专利有显著区别。如果根据权利要求的字面含义就认定纳米装置侵犯宏观技术的在先专利权,很大程度将影响纳米领域在后技术创新者的积极性,不利于纳米领域的科技发展。而反向等同原则可以为纳米技术的设计者提供一个公平的法律庇护。

  另外,功能性限定技术特征已经成为专利撰写的一种趋势,在电学领域尤为常见。由于功能性限定技术特征的撰写方式不仅覆盖了说明书中记载的具体实现方式,而且可以覆盖能够实现该功能的其他方式,因此,如果采用功能性限定技术特征使权利要求字面范围超出说明书记载的技术内容的合理范围,或者当功能性限定技术特征因素与科学发展的因素相结合,也非常容易产生权利要求的字面含义得不到说明书的充分支持的情况。在此情况下,当不应落入保护范围的被控侵权物或方法遭遇侵权诉讼时,反向等同原则不失为一种较好的抗辩手段。

2022第三届华讯杯·全国法律写作竞赛

2022第三届华讯杯·全国法律写作竞赛

2022华讯杯·全国法律写作竞赛是由华讯知识产权和庆辰法律事务所举办的第三届写作竞赛。现将有关事项通知如下: 一、竞赛宗旨 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,创新法治人才培养机制,增强法学生综合能力,明确法律文书在法学教育中的定位,引导法学生将写作能力作为从事法律职业的重要基础。有鉴于此,举办华讯杯·全国法律写作竞赛,期望通过此项活动,推广国际知名法学院行之多年的法律写作训练与文化,以期对法律从业人的写作能力提升贡献绵力。 二、组织单位 主办单位:华讯知识产权(以下简称“华讯”) 庆辰法律事务所 三、参赛对象 全国所有高校法学院本科及研究生均可报名参加竞赛,仅限个人独作,不接受合作作品。 (注:曾参加往届华讯杯· 法律写作竞赛,但仍为法学院在校生,可继续参加本届竞赛。) 四、授权 参赛者保留所提交论文的著作权,但应同意授权主办单位就本次活动对外发布新闻稿或进行其他宣传活动,并授权主办单位无偿引用并发表所提交的论文(主办单位将明确标示作者名以示尊重著作权)。 五、奖项设置 一等奖一名: 奖金人民币3000元、颁发荣誉证书 二等奖三名: 奖金人民币2000元、颁发荣誉证书 三等奖五名: 奖金人民币1000元、颁发荣誉证书 优秀奖十名: 颁发荣誉证书 如经评分后分数相同时,按人数均分奖金;如投稿人数不足20人(含),则二、三等奖各减少2个名额。 六、竞赛作文题目 本次竞赛分为命题作文和自拟作文。参赛学生可以择其一,自拟文章标题,语言限使用中文。 命题作文: 近年来疫情肆虐给国内民生经济带来重大伤害,而一些海外大药企最近开发出了特效药(例如美国辉瑞的Paxlovid)为疫情的未来带来曙光。有人因而认为我国应该引用专利法中强制许可的制度,让专利权人许可国内仿制药企生产这些特效药,以解国内燃眉之急。但有些人则持反对立场,认为强制许可将侵害专利权人的利益,长期来看对国内保护自主创新的环境营造反而是伤害。请表达你对这议题的立场并提出理由。 自拟作文: 参赛学生可以自择一与知识产权相关的议题,该议题须有正反两方的立场,参赛者必须表达其所选择的立场及提出支持该立场的的理由。 七、格式与要求 1. 文章格式建议遵循法学短篇论述文(Essay)的写作惯例。文章应包含明确的主题句(Thesis Statement)、理由(Reasons)及支持作者所采立场的结论(Conclusion)。 2. 脚注格式采用中国社科院法学研究所主办的《法学研究》期刊体例。 3. 正文篇幅为3000字内。(不超过A4纸三页) 4. 每位参赛者只能提交一篇参赛作品。 5. 语言限使用中文。 八、评分 评委会将对所有参赛论文进行双向匿名评审,即所有稿件由主办方统一接收后,将论文匿名传给评审老师(主评审简介见第十点)进行评分。 九、活动日期 参赛时间:2022年10月20日—2023年1月20日 评审时间:2023年1月21日—2023年1月31日 颁奖时间另行通知。 十、投稿方式与其他 1.请参赛同学一律将稿件发送至活动负责人李文倩女士,联系方式:wenqian.li@chinaipic.com。(投稿时请备注:学校+姓名+参赛题目); 2.竞赛规则由主办方制定并解释。 3.好的法律文书至少须符合以下要求: 第一,具备形式逻辑性。需提醒的是,逻辑并不等于概念或体系,逻辑强调的是一种推导的过程。 第二,文字具有表现力,用简洁的文字精确表达作者的意思,用语模糊将予以扣分。特别提醒注意文句应符合中文文法。 第三,整体文风的说服力,法律文书(包括判决、律师诉状、法律意见书、论文),都是在试图说服读者接受其观点。 建议阅读一些国外判决,学习其文风及推理。另外,请参赛者自行上网了解Essay的含义及其架构,并可以参考侯庆辰律师的短片。(链接:https://v.youku.com/v_show/id_XNTkwNTA0NjA1Mg==.html) 以下是一段美国大法官Scalia执笔的一段判决文供参考: Allowing a counterclaim to establish “arising under” jurisdiction would also contravene the longstanding policies underlying our precedents. First, since the plaintiff is “the master of the complaint,” the well-pleaded-complaint rule enables him, “by eschewing claims based on federal law, … to have the cause heard in state court.” Caterpillar Inc., supra, at 398–399. The rule proposed by respondent, in contrast, would leave acceptance or rejection of a state forum to the master of the counterclaim. It would allow a defendant to remove a case brought in state court under state law, thereby defeating a plaintiff’s choice of forum, simply by raising a federal counterclaim. Second, conferring this power upon the defendant would radically expand the class of removable cases, contrary to the “[d]ue regard for the rightful independence of state governments” that our cases addressing removal require. See Shamrock Oil & Gas Corp. v. Sheets, 313 U. S. 100, 109 (1941) (internal quotation marks omitted). And finally, allowing responsive pleadings by the defendant to establish “arising under” jurisdiction would undermine the clarity and ease of administration of the well-pleaded-complaint doctrine, which serves as a “quick rule of thumb” for resolving jurisdictional conflicts. See Franchise Tax Bd., supra, at 11. For these reasons, we decline to transform the longstanding well-pleaded-complaint rule into the “well-pleaded-complaint-or-counterclaim rule” urged by respondent. (HOLMES GROUP, INC. v. VORNADO AIRCIRCULATION SYSTEMS, INC. 13 Fed. Appx. 961, vacated and remanded.) 主评审简介 侯庆辰为南京华讯知识产权顾问有限公司(www.chinaipic.com)创办人及台北庆辰法律事务所(www.chingcheng-law.com)之创所律师与执行合伙人。在创立华讯及庆辰之前,侯庆辰律师曾在一家台湾智财法律事务所与一家国际知名律师事务所任职律师多年,之后进入产业界分别担任过凌阳科技集团、艺墨文创集团与威盛电子担任法务主管,累积丰厚之本地诉讼以及国际商业交易之经验。 侯庆辰律师拥有北京大学法学博士、台大法律硕士、政大商学硕士与美国宾州大学(University of Pennsylvania)法学硕士学位。 扎实的学术训练让侯庆辰律师精熟于美国、中国及中国台湾的法律。 此外,侯庆辰律师同时具备美国与中国台湾双律师资格,以及中国台湾专利师证照,并持有中国大陆法律资格证书。 迄今执业逾二十年,熟悉产业运作之实态,专精于公司法、证券交易法、企业并购、资本市场、税务诉讼、知识产权,并拥有丰富的民刑事与行政诉讼经验,是企业法律顾问的不二人选。 学历 : 北京大学法学博士 美国宾洲大学法学硕士 政治大学商学硕士(知识产权所) 台湾大学法学硕士 政治大学法律系学士 美国加州大学伯克利分校访问研究员 美国哥伦比亚大学法学院访问学者 证照 : 中国台湾律师 中国台湾专利师 美国纽约州律师 中国大陆法律职业资格证 经历 : 威盛科技法务经理 艺墨文创法务长 凌阳科技法务经理 国际通商法律事务所律师 巨群法律事务所律师 现任: 南京华讯知识产权顾问有限公司总经理 台湾庆辰法律事务所所长 台湾庆辰法律事务所驻南京代表处首席代表 华讯·国际知识产权与涉外法律服务平台创始人 华讯·国际知识产权人才培育基地发起人 中国(江苏)知识产权维权援助中心(南京江北新区)分中心专家库专家 中国(江苏)自由贸易试验区南京片区专家咨询委员会委员 中国(南京)知识产权保护中心技术专家库专家 南京市台湾同胞投资企业协会第七届理事会理事 南京市台湾同胞投资企业协会青年委员会顾问 南京浦口经济开发区知识产权智库专家 南京江北新区海外联谊会副主席 南京市海外联谊会第六届理事会理事 南京仲裁委员会委员 南京江北新区科技投资集团有限公司第一届投资决策委员会委员 台北科技大学智慧财产权研究所 兼任副教授 东南大学法学院 兼职导师 著作: 《医药专利的产业化》    
2022-10-18
药品专利池组织与诺华公司签订尼洛替尼专利许可

药品专利池组织与诺华公司签订尼洛替尼专利许可

  近日,药品专利池组织(Medicines Patent Pool, MPP)与诺华公司于第27届世界癌症大会上签订了首个抗癌药的专利许可协议,协议中被许可国家和地区的选定仿制药企业将可以进行尼洛替尼(Nilotinib)的生产,这为中低收入国家和地区的慢性粒细胞白血病患者带来了福音。 尼洛替尼(商品名达希纳,Tasigna)是诺华制药研发的用于治疗慢性粒细胞白血病(Chronic myeloid leukemia, CML)的第二代靶向小分子药物,也即因为电影《我不是药神》而被广泛熟知的第一代靶向小分子药物伊马替尼(商品名格列卫,Gleevec)的升级版。相较于第一代药物,尼洛替尼分子的亲脂性更强,能有效治疗对于伊马替尼产生耐药性的慢性粒细胞白血病。作为诺华制药现阶段用于治疗慢性粒细胞白血病的明星药物,尼洛替尼因其良好的药效而具备优异的市场表现,目前,尼洛替尼的全球年均销售额高达20亿美元。 图1 尼洛替尼化学结构式 尼洛替尼药物先后在瑞士(2007年07月01日)、美国(2007年10月29日)、欧盟(2007年11月19日)、日本(2009年01月21日)和中国(2009年07月14日)首次获批,其在多个国家和地区的化合物专利将于2023年7月到期,但诺华制药还布局了若干衍生专利,包括晶型、药物组合物、衍生物、制剂和用途等,有效延长了尼洛替尼的专利寿命近10年。 药品专利池组织是在国际药品采购机构UNITAID的支持下建立的非营利性组织,于2010年在日内瓦正式成立。药品专利池组织通过与原研药企业进行谈判,将药品专利纳入药品专利池中,并许可给符合要求的中低收入国家和地区的仿制药企业,能够有效降低被许可国家和地区的患病群体的治疗负担。药品专利池组织的存在一定程度上避免了中低收入国家和地区的单个或少数仿制药企业由于势单力薄而无法与大型原研药企业进行谈判的情况,为推动公共健康事业的发展作出了可观的贡献。在成立初期,药品专利池组织的工作主要集中于一些危及全球公共健康的传染性疾病,如艾滋病、结核以及疟疾等。但经过十余年的发展,药品专利池组织也开始将工作范围拓展到一些非传染性但仍普遍地威胁公共健康的疾病,例如癌症。 尽管尼洛替尼的化合物专利将于2023年7月到期,距本次专利许可协议的签订已不足一年,核心的化合物专利到期后,各仿制药企业可以较容易地规避剩余的衍生专利进行生产。但作为药品专利池组织签署的首个抗癌药物的专利许可协议,尼洛替尼的许可协议在推动公共健康事业的发展上具有里程碑式的意义。
2022-11-25
华讯活动前线

华讯活动前线

11月21日上午10:00,侯庆辰博士作为主讲人,在湖南·长沙·高新区,参加由湖南慧泽生物医药科技有限公司组织的《专利的价值分析与布局》讲座。本次讲座主要与企事业单位员工分享专利的价值、分析与布局。
2022-11-25
未来想赚钱的老板,需要懂专利信息的人才

未来想赚钱的老板,需要懂专利信息的人才

  知识产权在未来的商业市场发挥的作用会越来越大,无论是市场战略、专利商标布局、都需要以全面和精确的信息为支撑。 当今优秀的企业会把知识产权部门首当其冲全方面考虑,需要懂得善于分析检索专利报告来提高企业的商业嗅觉灵敏度,这样才能在未来的市场竞争中立于不败之地。 优秀的专利人才,是帮助企业少走弯路、少花钱。常言“磨刀不误砍柴功、钱要花在刀刃上”,其实就是专利的价值所在。过去我们倡导“埋头骨干”那是专利制度尚未建立完整,无法利用专利信息支撑 只有在实践中苦苦探索那“冥冥之中“的自有安排。 笔者并不是歪解上述看法,是希望企业老板遇到知识产权,不要再有“七斤半的苦瓜 —— 没见过这号种”陌生感。 一种新药的研发评价需要12年的时间,其中经历“临床前研究、临床前试验、临床实验和新药审批4个阶段。 平均1万个新药品种的研发才会有一个成功上市,投资一种新药成功上市超过8亿美元!如果将营销、申请专利、其他研究失败成本加入,平均研发一种新药成本耗费高到17亿美元! 基于经济学的理论,美国人对于专利的解释可能更为恰当:是一种实用主义或者工具论思维下的妥协。 一纸将整整12年的成果进行“垄断”。对于同行,你只需要泡一杯咖啡、躺在摇椅上,伴随着优雅的音乐。如同《星际穿越》般站在四维的角度去观看这位三维者这12年的艰辛路程,点点手指来汲取你所需要的再发明和创新的信息。这12年、144个月、4320天、103680小时从你指尖划过。当您看完这篇专利,对面发明者呕心沥血、一路披荆斩棘走过这12年的坎坷,此时说不定已经是两鬓斑白。而你一目十行只用了12分钟。 “人生天地之间;若白驹之过隙;忽然而已。时间的宝贵,不必多言。 优秀的专利人才很容易赢得研发人员的信赖与尊重。因为可以从全国海量的数据库中汲取最有价值的信息、牢牢把握技术动态、掌握行业的敏感点,全面分析竞争对手的技术脉络。 富国的特点在于劳动力产值高,简单来说就是:干活少,挣钱多。 如果现在仍有企业老板觉得这事不重要,我举一个特别简单例子。 如果没有知识产权的因素,相同价值的产品输出的劳动力总体一致,一双耐克鞋换一双普通国产球鞋,两种球鞋的劳动力基本一致。现在可以一双耐克鞋换回5双国产球鞋,多赚取4倍的价格!这就是知识产权的溢价!
2022-11-25
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