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美国专利申请终审意见(Final OA)应对的4个关键点

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【概要描述】随着越来越多的中国企业参与到国际竞争中,在海外进行知识产权保护也越来越被中国企业所重视。其中,作为世界第一大经济体的美国已成为很多中国申请人进行海外专利申请的首选国家。  美国专利审查制度相对于中国、欧洲、日本等国家有其独特性,其中之一在于它的“终审意见”(FinalOfficeAction,以下简称FinalOA)和“请求再审查”(RequestforContinuedExamination,以

美国专利申请终审意见(Final OA)应对的4个关键点

【概要描述】随着越来越多的中国企业参与到国际竞争中,在海外进行知识产权保护也越来越被中国企业所重视。其中,作为世界第一大经济体的美国已成为很多中国申请人进行海外专利申请的首选国家。  美国专利审查制度相对于中国、欧洲、日本等国家有其独特性,其中之一在于它的“终审意见”(FinalOfficeAction,以下简称FinalOA)和“请求再审查”(RequestforContinuedExamination,以

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  随着越来越多的中国企业参与到国际竞争中,在海外进行知识产权保护也越来越被中国企业所重视。其中,作为世界第一大经济体的美国已成为很多中国申请人进行海外专利申请的首选国家。

  美国专利审查制度相对于中国、欧洲、日本等国家有其独特性,其中之一在于它的“终审意见”(Final Office Action,以下简称Final OA)和“请求再审查”(Request for Continued Examination,以下简称RCE)程序。

  有人把美国Final OA看作中国的驳回决定通知书,认为其等同于专利局做出的最终审查决定,这其实是一种误解。

  这里的“Final”其实只是表示之前所缴纳的检索费和审查费已经用尽的意思。所以,不要因为收到权利要求全部被核驳的Final OA而沮丧,尤其是这往往只是官方发出的第二次审查意见!不同于中国国家知识产权局对一件专利申请发出三次、四次,甚至六次、七次的审查意见通知书,在第二次审查时发出Final OA,其实是美国专利审查中再正常不过的情况。

  根据南京华讯的经验,只有1/3左右的专利申请能够在Final OA之前接到两次以上的non-Final OA。另外,由于修改权利要求意味着审查员需要对新的技术方案再次检索和审查,Final OA也有修改权利要求的窗口已经关闭的意思。在收到Final OA后,理论上在答复中不能再对权利要求书进行实质性修改。

  既然Final OA表示之前缴纳的检索费和审查费已经用尽,那么再缴纳费用让专利局继续审查是否可以呢?答案是肯定的。

  通过提交RCE请求并缴纳相应的费用,专利局的审查之门再次开启,申请人也可以再次修改权利要求书了。

  目前美国官方对提交RCE请求的次数没有限制,所以理论上只要申请人愿意,就可以通过不断请求RCE,使专利局一直审查下去。因此,美国并不存在类似于中国的驳回决定通知书这样的东西。

  通过了解以上这些内容就可以发现,中美两国专利审查制度仅在程序上就很不一样,对于Final OA,我们不仅要了解其含义,更重要的是要了解其相关法律法规,以及如何进行应对。

  (1)Final OA的答复期限

  Final OA答复的法定期限一般是发文日起3个月,同时在这一期限中,有一关键时间点——发文日起2个月。这里不得不提到另一种类的审查意见,即 Advisory Action(有译作“建议书”或“劝告书”,下称Advisory),由官方在申请人答复Final OA之后酌情发出,用于告知申请人其答复意见已被审查员考虑,但不能使专利申请授权,申请人可以请求复审(Appeal)或提出RCE请求。

  官方规定,如果申请人对Final OA的答复在2个月内递交,而审查员的Advisory在Final OA答复的法定期限后发出的,延期费从Advisory的发文日起算,否则从Final OA答复的法定期限起算。图1和图2反映了在不同时间段答复Final OA引起的区别。

  从上面两张图可以看到,虽然图2的答复(response)时间只比图1的答复时间晚了2天,并且Advisory发文日与图1相同,但由于延期费的起算日不同,延期费却多缴了1个月(官费200美金)!由此可以看到,在Final OA发文日起2个月内进行答复是非常重要的!

  那么,是不是只要在2个月内答复就可以了呢?应该说一般是这样的,但是如果你答复的时间晚,审查员的审查也相应延后,虽然大多数情况审查员会尽量在3个月法限内发出下一次官文,但不排除超期的情况。

  这时候,申请人无论进行后续何种动作都需要同时缴纳延期费。

  因此,南京华讯的建议是,对于Final OA,越早答复越好,既可以给审查员充分的考虑时间,即使答复不被接受,由于Advisory下来的早,申请人也有时间从容决定下一步如何进行。从下图3可以看到,尽早答复Final OA,可以争取到半个月乃至1个多月的Advisory答复时间(无延期费)。

  (2)Final OA的答复要求

  上面已经提到,Final OA意味着修改权利要求的窗口已经关闭。在答复Final OA时,申请人只能进行权利要求的删除,或者对权利要求进行修改以克服形式性问题,判断的标准是不能引起新的问题(raising new issue),可以使审查员不进行检索而对权利要求是否可以授权再加考虑。对于是否引起新的问题的判断,尺度的把握在于审查员,南京华讯既有Final阶段按照审查员的要求进行形式性修改而被拒绝的经历,也有主动修改被审查员接受的经历。

  一旦修改权利要求被审查员拒绝,对应的答复理由也当然不会被审查员考虑,所以,在Final阶段修改权利要求是风险极大的。

  南京华讯的建议是仅针对审查意见进行争辩,尽量不修改权利要求。

  (3)Final OA的应对方式

  通过上述介绍,也许有人会认为,既然Final 阶段无法修改权利要求,并且如果答复不被考虑可能面临延期,那么收到Final OA就直接提出RCE是否可以?在回答这一问题之前,我们首先需要了解RCE的相关规定,以及对于Final OA的其他应对方式。

  RCE的设置意在使审查员对未经审查的技术方案进行审查,因此,在提交RCE请求的同时提交的权利要求书至少有一项应该是新的,或者修改未被考虑的权利要求。如果只是将Final OA驳回的权利要求书不加修改递交上去,即使提了RCE,审查员也有权利再次发出Final OA。

  因此,申请人提交RCE请求应只针对需要修改权利要求的情况,也就是说对于目前权利要求无法获得授权这一问题审查员和申请人的意见一致。

  然而,还有一种情况是申请人和审查员对于目前权利要求能否获得授权的意见不一致,也就是申请人认为不进行修改的权利要求即具有专利性,这样的情况是不适合提交RCE的。

  针对这种情况,除了上面提到的答复Final OA,申请人还可以进行上诉(Appeal),或上诉前预审(Pre-Appeal),不同于答复Final OA时面对的仍是相同的审查员,Appeal和Pre-Appeal均有更高一级审查员参与,有点类似于中国的向复审委请求复审。由于是上诉前预审,Pre-Appeal要求申请人的答复意见不能超过5页。

  为加快审查进度,专利局也推出了一些实验项目,以允许申请人在不提出RCE时对权利要求进行有限度的修改,包括After Final Consideration Pilot (AFCP) 2.0及Post-Prosecution Pilot Program (P3)。请求这两个项目的专利申请均需在答复的同时对独立项进行限缩性修改,专利局允许审查员在一定时间(一般是4个小时)内对新的技术方案进行检索。

  但是,如果审查员认为该修改使其无法在有限时间内完成检索工作,其仍然有权不接受申请人的修改,此时申请人可继续提出RCE,以使修改被官方接受。AFCP可以看做是带修改的答复Final OA,其审查仍然是审查员独自进行的,而P3则可看做带修改的Pre-Appeal,其审查是由3人审查小组进行。另外,P3有可能需要进行口审。

  (4)关于费用方面

  Pre-Appeal及Appeal需缴纳官费800美元,而AFCP和P3则是不收费的。

  另外,AFCP是较为长期的项目,而P3只是短期实验项目,只持续到2017.1.12或请求超过1600件,在此之后官方是否会继续进行此项目并不确定。

  对上述提到的几种Final OA的应对方式可归纳如下:

  总之,对于Final OA的应对方式是多种多样的,应根据实际情况进行选择,如需修改权利要求可先尝试使用AFCP,并且答复Final OA应尽早进行,以为后续进行其他程序争取时间。

2022第三届华讯杯·全国法律写作竞赛

2022第三届华讯杯·全国法律写作竞赛

2022华讯杯·全国法律写作竞赛是由华讯知识产权和庆辰法律事务所举办的第三届写作竞赛。现将有关事项通知如下: 一、竞赛宗旨 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,创新法治人才培养机制,增强法学生综合能力,明确法律文书在法学教育中的定位,引导法学生将写作能力作为从事法律职业的重要基础。有鉴于此,举办华讯杯·全国法律写作竞赛,期望通过此项活动,推广国际知名法学院行之多年的法律写作训练与文化,以期对法律从业人的写作能力提升贡献绵力。 二、组织单位 主办单位:华讯知识产权(以下简称“华讯”) 庆辰法律事务所 三、参赛对象 全国所有高校法学院本科及研究生均可报名参加竞赛,仅限个人独作,不接受合作作品。 (注:曾参加往届华讯杯· 法律写作竞赛,但仍为法学院在校生,可继续参加本届竞赛。) 四、授权 参赛者保留所提交论文的著作权,但应同意授权主办单位就本次活动对外发布新闻稿或进行其他宣传活动,并授权主办单位无偿引用并发表所提交的论文(主办单位将明确标示作者名以示尊重著作权)。 五、奖项设置 一等奖一名: 奖金人民币3000元、颁发荣誉证书 二等奖三名: 奖金人民币2000元、颁发荣誉证书 三等奖五名: 奖金人民币1000元、颁发荣誉证书 优秀奖十名: 颁发荣誉证书 如经评分后分数相同时,按人数均分奖金;如投稿人数不足20人(含),则二、三等奖各减少2个名额。 六、竞赛作文题目 本次竞赛分为命题作文和自拟作文。参赛学生可以择其一,自拟文章标题,语言限使用中文。 命题作文: 近年来疫情肆虐给国内民生经济带来重大伤害,而一些海外大药企最近开发出了特效药(例如美国辉瑞的Paxlovid)为疫情的未来带来曙光。有人因而认为我国应该引用专利法中强制许可的制度,让专利权人许可国内仿制药企生产这些特效药,以解国内燃眉之急。但有些人则持反对立场,认为强制许可将侵害专利权人的利益,长期来看对国内保护自主创新的环境营造反而是伤害。请表达你对这议题的立场并提出理由。 自拟作文: 参赛学生可以自择一与知识产权相关的议题,该议题须有正反两方的立场,参赛者必须表达其所选择的立场及提出支持该立场的的理由。 七、格式与要求 1. 文章格式建议遵循法学短篇论述文(Essay)的写作惯例。文章应包含明确的主题句(Thesis Statement)、理由(Reasons)及支持作者所采立场的结论(Conclusion)。 2. 脚注格式采用中国社科院法学研究所主办的《法学研究》期刊体例。 3. 正文篇幅为3000字内。(不超过A4纸三页) 4. 每位参赛者只能提交一篇参赛作品。 5. 语言限使用中文。 八、评分 评委会将对所有参赛论文进行双向匿名评审,即所有稿件由主办方统一接收后,将论文匿名传给评审老师(主评审简介见第十点)进行评分。 九、活动日期 参赛时间:2022年10月20日—2023年1月20日 评审时间:2023年1月21日—2023年1月31日 颁奖时间另行通知。 十、投稿方式与其他 1.请参赛同学一律将稿件发送至活动负责人李文倩女士,联系方式:wenqian.li@chinaipic.com。(投稿时请备注:学校+姓名+参赛题目); 2.竞赛规则由主办方制定并解释。 3.好的法律文书至少须符合以下要求: 第一,具备形式逻辑性。需提醒的是,逻辑并不等于概念或体系,逻辑强调的是一种推导的过程。 第二,文字具有表现力,用简洁的文字精确表达作者的意思,用语模糊将予以扣分。特别提醒注意文句应符合中文文法。 第三,整体文风的说服力,法律文书(包括判决、律师诉状、法律意见书、论文),都是在试图说服读者接受其观点。 建议阅读一些国外判决,学习其文风及推理。另外,请参赛者自行上网了解Essay的含义及其架构,并可以参考侯庆辰律师的短片。(链接:https://v.youku.com/v_show/id_XNTkwNTA0NjA1Mg==.html) 以下是一段美国大法官Scalia执笔的一段判决文供参考: Allowing a counterclaim to establish “arising under” jurisdiction would also contravene the longstanding policies underlying our precedents. First, since the plaintiff is “the master of the complaint,” the well-pleaded-complaint rule enables him, “by eschewing claims based on federal law, … to have the cause heard in state court.” Caterpillar Inc., supra, at 398–399. The rule proposed by respondent, in contrast, would leave acceptance or rejection of a state forum to the master of the counterclaim. It would allow a defendant to remove a case brought in state court under state law, thereby defeating a plaintiff’s choice of forum, simply by raising a federal counterclaim. Second, conferring this power upon the defendant would radically expand the class of removable cases, contrary to the “[d]ue regard for the rightful independence of state governments” that our cases addressing removal require. See Shamrock Oil & Gas Corp. v. Sheets, 313 U. S. 100, 109 (1941) (internal quotation marks omitted). And finally, allowing responsive pleadings by the defendant to establish “arising under” jurisdiction would undermine the clarity and ease of administration of the well-pleaded-complaint doctrine, which serves as a “quick rule of thumb” for resolving jurisdictional conflicts. See Franchise Tax Bd., supra, at 11. For these reasons, we decline to transform the longstanding well-pleaded-complaint rule into the “well-pleaded-complaint-or-counterclaim rule” urged by respondent. (HOLMES GROUP, INC. v. VORNADO AIRCIRCULATION SYSTEMS, INC. 13 Fed. Appx. 961, vacated and remanded.) 主评审简介 侯庆辰为南京华讯知识产权顾问有限公司(www.chinaipic.com)创办人及台北庆辰法律事务所(www.chingcheng-law.com)之创所律师与执行合伙人。在创立华讯及庆辰之前,侯庆辰律师曾在一家台湾智财法律事务所与一家国际知名律师事务所任职律师多年,之后进入产业界分别担任过凌阳科技集团、艺墨文创集团与威盛电子担任法务主管,累积丰厚之本地诉讼以及国际商业交易之经验。 侯庆辰律师拥有北京大学法学博士、台大法律硕士、政大商学硕士与美国宾州大学(University of Pennsylvania)法学硕士学位。 扎实的学术训练让侯庆辰律师精熟于美国、中国及中国台湾的法律。 此外,侯庆辰律师同时具备美国与中国台湾双律师资格,以及中国台湾专利师证照,并持有中国大陆法律资格证书。 迄今执业逾二十年,熟悉产业运作之实态,专精于公司法、证券交易法、企业并购、资本市场、税务诉讼、知识产权,并拥有丰富的民刑事与行政诉讼经验,是企业法律顾问的不二人选。 学历 : 北京大学法学博士 美国宾洲大学法学硕士 政治大学商学硕士(知识产权所) 台湾大学法学硕士 政治大学法律系学士 美国加州大学伯克利分校访问研究员 美国哥伦比亚大学法学院访问学者 证照 : 中国台湾律师 中国台湾专利师 美国纽约州律师 中国大陆法律职业资格证 经历 : 威盛科技法务经理 艺墨文创法务长 凌阳科技法务经理 国际通商法律事务所律师 巨群法律事务所律师 现任: 南京华讯知识产权顾问有限公司总经理 台湾庆辰法律事务所所长 台湾庆辰法律事务所驻南京代表处首席代表 华讯·国际知识产权与涉外法律服务平台创始人 华讯·国际知识产权人才培育基地发起人 中国(江苏)知识产权维权援助中心(南京江北新区)分中心专家库专家 中国(江苏)自由贸易试验区南京片区专家咨询委员会委员 中国(南京)知识产权保护中心技术专家库专家 南京市台湾同胞投资企业协会第七届理事会理事 南京市台湾同胞投资企业协会青年委员会顾问 南京浦口经济开发区知识产权智库专家 南京江北新区海外联谊会副主席 南京市海外联谊会第六届理事会理事 南京仲裁委员会委员 南京江北新区科技投资集团有限公司第一届投资决策委员会委员 台北科技大学智慧财产权研究所 兼任副教授 东南大学法学院 兼职导师 著作: 《医药专利的产业化》    
2022-10-18
药品专利池组织与诺华公司签订尼洛替尼专利许可

药品专利池组织与诺华公司签订尼洛替尼专利许可

  近日,药品专利池组织(Medicines Patent Pool, MPP)与诺华公司于第27届世界癌症大会上签订了首个抗癌药的专利许可协议,协议中被许可国家和地区的选定仿制药企业将可以进行尼洛替尼(Nilotinib)的生产,这为中低收入国家和地区的慢性粒细胞白血病患者带来了福音。 尼洛替尼(商品名达希纳,Tasigna)是诺华制药研发的用于治疗慢性粒细胞白血病(Chronic myeloid leukemia, CML)的第二代靶向小分子药物,也即因为电影《我不是药神》而被广泛熟知的第一代靶向小分子药物伊马替尼(商品名格列卫,Gleevec)的升级版。相较于第一代药物,尼洛替尼分子的亲脂性更强,能有效治疗对于伊马替尼产生耐药性的慢性粒细胞白血病。作为诺华制药现阶段用于治疗慢性粒细胞白血病的明星药物,尼洛替尼因其良好的药效而具备优异的市场表现,目前,尼洛替尼的全球年均销售额高达20亿美元。 图1 尼洛替尼化学结构式 尼洛替尼药物先后在瑞士(2007年07月01日)、美国(2007年10月29日)、欧盟(2007年11月19日)、日本(2009年01月21日)和中国(2009年07月14日)首次获批,其在多个国家和地区的化合物专利将于2023年7月到期,但诺华制药还布局了若干衍生专利,包括晶型、药物组合物、衍生物、制剂和用途等,有效延长了尼洛替尼的专利寿命近10年。 药品专利池组织是在国际药品采购机构UNITAID的支持下建立的非营利性组织,于2010年在日内瓦正式成立。药品专利池组织通过与原研药企业进行谈判,将药品专利纳入药品专利池中,并许可给符合要求的中低收入国家和地区的仿制药企业,能够有效降低被许可国家和地区的患病群体的治疗负担。药品专利池组织的存在一定程度上避免了中低收入国家和地区的单个或少数仿制药企业由于势单力薄而无法与大型原研药企业进行谈判的情况,为推动公共健康事业的发展作出了可观的贡献。在成立初期,药品专利池组织的工作主要集中于一些危及全球公共健康的传染性疾病,如艾滋病、结核以及疟疾等。但经过十余年的发展,药品专利池组织也开始将工作范围拓展到一些非传染性但仍普遍地威胁公共健康的疾病,例如癌症。 尽管尼洛替尼的化合物专利将于2023年7月到期,距本次专利许可协议的签订已不足一年,核心的化合物专利到期后,各仿制药企业可以较容易地规避剩余的衍生专利进行生产。但作为药品专利池组织签署的首个抗癌药物的专利许可协议,尼洛替尼的许可协议在推动公共健康事业的发展上具有里程碑式的意义。
2022-11-25
华讯活动前线

华讯活动前线

11月21日上午10:00,侯庆辰博士作为主讲人,在湖南·长沙·高新区,参加由湖南慧泽生物医药科技有限公司组织的《专利的价值分析与布局》讲座。本次讲座主要与企事业单位员工分享专利的价值、分析与布局。
2022-11-25
未来想赚钱的老板,需要懂专利信息的人才

未来想赚钱的老板,需要懂专利信息的人才

  知识产权在未来的商业市场发挥的作用会越来越大,无论是市场战略、专利商标布局、都需要以全面和精确的信息为支撑。 当今优秀的企业会把知识产权部门首当其冲全方面考虑,需要懂得善于分析检索专利报告来提高企业的商业嗅觉灵敏度,这样才能在未来的市场竞争中立于不败之地。 优秀的专利人才,是帮助企业少走弯路、少花钱。常言“磨刀不误砍柴功、钱要花在刀刃上”,其实就是专利的价值所在。过去我们倡导“埋头骨干”那是专利制度尚未建立完整,无法利用专利信息支撑 只有在实践中苦苦探索那“冥冥之中“的自有安排。 笔者并不是歪解上述看法,是希望企业老板遇到知识产权,不要再有“七斤半的苦瓜 —— 没见过这号种”陌生感。 一种新药的研发评价需要12年的时间,其中经历“临床前研究、临床前试验、临床实验和新药审批4个阶段。 平均1万个新药品种的研发才会有一个成功上市,投资一种新药成功上市超过8亿美元!如果将营销、申请专利、其他研究失败成本加入,平均研发一种新药成本耗费高到17亿美元! 基于经济学的理论,美国人对于专利的解释可能更为恰当:是一种实用主义或者工具论思维下的妥协。 一纸将整整12年的成果进行“垄断”。对于同行,你只需要泡一杯咖啡、躺在摇椅上,伴随着优雅的音乐。如同《星际穿越》般站在四维的角度去观看这位三维者这12年的艰辛路程,点点手指来汲取你所需要的再发明和创新的信息。这12年、144个月、4320天、103680小时从你指尖划过。当您看完这篇专利,对面发明者呕心沥血、一路披荆斩棘走过这12年的坎坷,此时说不定已经是两鬓斑白。而你一目十行只用了12分钟。 “人生天地之间;若白驹之过隙;忽然而已。时间的宝贵,不必多言。 优秀的专利人才很容易赢得研发人员的信赖与尊重。因为可以从全国海量的数据库中汲取最有价值的信息、牢牢把握技术动态、掌握行业的敏感点,全面分析竞争对手的技术脉络。 富国的特点在于劳动力产值高,简单来说就是:干活少,挣钱多。 如果现在仍有企业老板觉得这事不重要,我举一个特别简单例子。 如果没有知识产权的因素,相同价值的产品输出的劳动力总体一致,一双耐克鞋换一双普通国产球鞋,两种球鞋的劳动力基本一致。现在可以一双耐克鞋换回5双国产球鞋,多赚取4倍的价格!这就是知识产权的溢价!
2022-11-25
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