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美国专利申请终审意见(Final OA)应对的4个关键点

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【概要描述】随着越来越多的中国企业参与到国际竞争中,在海外进行知识产权保护也越来越被中国企业所重视。其中,作为世界第一大经济体的美国已成为很多中国申请人进行海外专利申请的首选国家。  美国专利审查制度相对于中国、欧洲、日本等国家有其独特性,其中之一在于它的“终审意见”(FinalOfficeAction,以下简称FinalOA)和“请求再审查”(RequestforContinuedExamination,以

美国专利申请终审意见(Final OA)应对的4个关键点

【概要描述】随着越来越多的中国企业参与到国际竞争中,在海外进行知识产权保护也越来越被中国企业所重视。其中,作为世界第一大经济体的美国已成为很多中国申请人进行海外专利申请的首选国家。  美国专利审查制度相对于中国、欧洲、日本等国家有其独特性,其中之一在于它的“终审意见”(FinalOfficeAction,以下简称FinalOA)和“请求再审查”(RequestforContinuedExamination,以

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  随着越来越多的中国企业参与到国际竞争中,在海外进行知识产权保护也越来越被中国企业所重视。其中,作为世界第一大经济体的美国已成为很多中国申请人进行海外专利申请的首选国家。

  美国专利审查制度相对于中国、欧洲、日本等国家有其独特性,其中之一在于它的“终审意见”(Final Office Action,以下简称Final OA)和“请求再审查”(Request for Continued Examination,以下简称RCE)程序。

  有人把美国Final OA看作中国的驳回决定通知书,认为其等同于专利局做出的最终审查决定,这其实是一种误解。

  这里的“Final”其实只是表示之前所缴纳的检索费和审查费已经用尽的意思。所以,不要因为收到权利要求全部被核驳的Final OA而沮丧,尤其是这往往只是官方发出的第二次审查意见!不同于中国国家知识产权局对一件专利申请发出三次、四次,甚至六次、七次的审查意见通知书,在第二次审查时发出Final OA,其实是美国专利审查中再正常不过的情况。

  根据南京华讯的经验,只有1/3左右的专利申请能够在Final OA之前接到两次以上的non-Final OA。另外,由于修改权利要求意味着审查员需要对新的技术方案再次检索和审查,Final OA也有修改权利要求的窗口已经关闭的意思。在收到Final OA后,理论上在答复中不能再对权利要求书进行实质性修改。

  既然Final OA表示之前缴纳的检索费和审查费已经用尽,那么再缴纳费用让专利局继续审查是否可以呢?答案是肯定的。

  通过提交RCE请求并缴纳相应的费用,专利局的审查之门再次开启,申请人也可以再次修改权利要求书了。

  目前美国官方对提交RCE请求的次数没有限制,所以理论上只要申请人愿意,就可以通过不断请求RCE,使专利局一直审查下去。因此,美国并不存在类似于中国的驳回决定通知书这样的东西。

  通过了解以上这些内容就可以发现,中美两国专利审查制度仅在程序上就很不一样,对于Final OA,我们不仅要了解其含义,更重要的是要了解其相关法律法规,以及如何进行应对。

  (1)Final OA的答复期限

  Final OA答复的法定期限一般是发文日起3个月,同时在这一期限中,有一关键时间点——发文日起2个月。这里不得不提到另一种类的审查意见,即 Advisory Action(有译作“建议书”或“劝告书”,下称Advisory),由官方在申请人答复Final OA之后酌情发出,用于告知申请人其答复意见已被审查员考虑,但不能使专利申请授权,申请人可以请求复审(Appeal)或提出RCE请求。

  官方规定,如果申请人对Final OA的答复在2个月内递交,而审查员的Advisory在Final OA答复的法定期限后发出的,延期费从Advisory的发文日起算,否则从Final OA答复的法定期限起算。图1和图2反映了在不同时间段答复Final OA引起的区别。

  从上面两张图可以看到,虽然图2的答复(response)时间只比图1的答复时间晚了2天,并且Advisory发文日与图1相同,但由于延期费的起算日不同,延期费却多缴了1个月(官费200美金)!由此可以看到,在Final OA发文日起2个月内进行答复是非常重要的!

  那么,是不是只要在2个月内答复就可以了呢?应该说一般是这样的,但是如果你答复的时间晚,审查员的审查也相应延后,虽然大多数情况审查员会尽量在3个月法限内发出下一次官文,但不排除超期的情况。

  这时候,申请人无论进行后续何种动作都需要同时缴纳延期费。

  因此,南京华讯的建议是,对于Final OA,越早答复越好,既可以给审查员充分的考虑时间,即使答复不被接受,由于Advisory下来的早,申请人也有时间从容决定下一步如何进行。从下图3可以看到,尽早答复Final OA,可以争取到半个月乃至1个多月的Advisory答复时间(无延期费)。

  (2)Final OA的答复要求

  上面已经提到,Final OA意味着修改权利要求的窗口已经关闭。在答复Final OA时,申请人只能进行权利要求的删除,或者对权利要求进行修改以克服形式性问题,判断的标准是不能引起新的问题(raising new issue),可以使审查员不进行检索而对权利要求是否可以授权再加考虑。对于是否引起新的问题的判断,尺度的把握在于审查员,南京华讯既有Final阶段按照审查员的要求进行形式性修改而被拒绝的经历,也有主动修改被审查员接受的经历。

  一旦修改权利要求被审查员拒绝,对应的答复理由也当然不会被审查员考虑,所以,在Final阶段修改权利要求是风险极大的。

  南京华讯的建议是仅针对审查意见进行争辩,尽量不修改权利要求。

  (3)Final OA的应对方式

  通过上述介绍,也许有人会认为,既然Final 阶段无法修改权利要求,并且如果答复不被考虑可能面临延期,那么收到Final OA就直接提出RCE是否可以?在回答这一问题之前,我们首先需要了解RCE的相关规定,以及对于Final OA的其他应对方式。

  RCE的设置意在使审查员对未经审查的技术方案进行审查,因此,在提交RCE请求的同时提交的权利要求书至少有一项应该是新的,或者修改未被考虑的权利要求。如果只是将Final OA驳回的权利要求书不加修改递交上去,即使提了RCE,审查员也有权利再次发出Final OA。

  因此,申请人提交RCE请求应只针对需要修改权利要求的情况,也就是说对于目前权利要求无法获得授权这一问题审查员和申请人的意见一致。

  然而,还有一种情况是申请人和审查员对于目前权利要求能否获得授权的意见不一致,也就是申请人认为不进行修改的权利要求即具有专利性,这样的情况是不适合提交RCE的。

  针对这种情况,除了上面提到的答复Final OA,申请人还可以进行上诉(Appeal),或上诉前预审(Pre-Appeal),不同于答复Final OA时面对的仍是相同的审查员,Appeal和Pre-Appeal均有更高一级审查员参与,有点类似于中国的向复审委请求复审。由于是上诉前预审,Pre-Appeal要求申请人的答复意见不能超过5页。

  为加快审查进度,专利局也推出了一些实验项目,以允许申请人在不提出RCE时对权利要求进行有限度的修改,包括After Final Consideration Pilot (AFCP) 2.0及Post-Prosecution Pilot Program (P3)。请求这两个项目的专利申请均需在答复的同时对独立项进行限缩性修改,专利局允许审查员在一定时间(一般是4个小时)内对新的技术方案进行检索。

  但是,如果审查员认为该修改使其无法在有限时间内完成检索工作,其仍然有权不接受申请人的修改,此时申请人可继续提出RCE,以使修改被官方接受。AFCP可以看做是带修改的答复Final OA,其审查仍然是审查员独自进行的,而P3则可看做带修改的Pre-Appeal,其审查是由3人审查小组进行。另外,P3有可能需要进行口审。

  (4)关于费用方面

  Pre-Appeal及Appeal需缴纳官费800美元,而AFCP和P3则是不收费的。

  另外,AFCP是较为长期的项目,而P3只是短期实验项目,只持续到2017.1.12或请求超过1600件,在此之后官方是否会继续进行此项目并不确定。

  对上述提到的几种Final OA的应对方式可归纳如下:

  总之,对于Final OA的应对方式是多种多样的,应根据实际情况进行选择,如需修改权利要求可先尝试使用AFCP,并且答复Final OA应尽早进行,以为后续进行其他程序争取时间。

2021年度专利复审无效十大案件

2021年度专利复审无效十大案件

2021年度专利复审无效十大案件 专利复审和无效审理是对专利权利的保护范围大小甚至权利的有无进行再次认定的程序,决定着专利权的保护基础,一直备受社会关注。4月26日,2021年度专利复审无效十大案件在国家知识产权局开放日活动中正式发布。 案例1.“新颖的磺酰胺类化合物及其作为内皮素受体拮抗剂的应用”发明专利无效案(专利号:ZL01820481.3) 案情简介:专利权人:埃科特莱茵药品有限公司,无效宣告请求人:南京正大天睛制药有限公司。本案涉及的药品马昔腾坦,是首个获批用于治疗肺动脉高压的口服制剂。本案系仿制药申请人在提交仿制药申请后,针对原研药发起的专利挑战。案件审理过程中涉及化学医药领域的多个法律问题,包括权利要求中技术术语的理解、马库什权利要求的性质、马库什化合物和具体化合物优先权的认定、表格化合物充分公开的判断、补充实验数据以及化合物创造性的判断等。 审理结论:在修改的基础上维持有效。 典型意义:本案是药物化合物审理的典型案例,对于优先权的认定、表格化合物充分公开的判断以及化合物创造性的判断具有示范作用。 案例2.“被取代的多环性氨基甲酰基吡啶酮衍生物的前药”发明专利无效案(专利号:ZL201180056716.8) 案情简介:专利权人:盐野义制药株式会社,无效宣告请求人:刘奕彤。本案涉及的玛巴洛沙韦是目前获批的首个、也是唯一一个单剂量口服抗流感药物。案件审理过程中涉及马库什权利要求能否获得说明书的支持,如何准确评价说明书对技术效果的公开以及结构类似的化合物的创造性判断等法律问题。 审理结论:维持有效 典型意义:本案对于准确评价说明书描述的技术效果以及马库什权利要求能否得到说明书支持具有借鉴意义;还阐述了对于“结构类似但用途不同的化合物”,在创造性评判时应当对现有技术提供的机理研究成果进行全面考察,如果其与涉案专利的作用机制缺乏内在联系,则不能从中获得对化合物结构改进以实现不同用途的技术启示。 案例3.“通过图像采集获取网络连接的数据传输方式及其系统”的发明专利无效案(专利号:ZL201010523284.4) 案情简介:专利权人为上海科斗电子科技有限公司,无效宣告请求人为掌阅科技股份有限公司。在本案的无效宣告程序中,双方均提交了大量证据,案件复杂度高,口头审理后,请求人提出了撤案声明。本案审理的重点在于当请求人提出了撤案请求时,审理程序是否终止,即对专利法实施细则第七十二条第2款规定的理解和适用。 审理结论:宣告无效 典型意义:本案对于当事人撤回其请求但审理程序可以不终止的法律规定进行诠释,合理平衡专利权人与社会公众的利益。 案例4.“左心耳封堵器”的发明专利无效案(专利号:ZL201310567987.0) 案情简介:专利权人:先健科技(深圳)有限公司,无效宣告请求人:蔡景莉。本案请求人对专利权人的多个专利权提起了无效宣告请求,本案是其中一件。本案审理中,请求人主张涉案专利缺乏新颖性和创造性,并提交相关现有技术证据。专利权人则主张请求人提出的主要证据属于在申请日以前六个月内“他人未经申请人同意而泄露其内容的”情形,因而涉案专利应享有“新颖性宽限期”,请求人提交的证据不能破坏其新颖性和创造性。 审理结论:宣告无效 典型意义:本案对于“新颖性宽限期”的适用进行诠释,充分论述了对“他人未经申请人同意而泄露其内容”能否享受现有技术豁免的认定思路,明确对于他人未经同意而泄露发明创造内容的情形,如果证据能够表明专利权人在已经知晓情况后两个月内仍未提出声明和提交证明文件,则不能享有新颖性的宽限期。决定强调,专利权人在知晓他人未经同意而泄露技术内容时,应及时履行必要的声明义务。 案例5.“轴流风轮”的发明专利无效案(专利号:ZL200710026747.4) 案情简介:专利权人:广东美的制冷设备有限公司,无效宣告请求人:珠海格力电器股份有限公司。美的、格力、奥克斯是国内空调行业的三大竞争巨头,他们之间的专利纷争不断,本案为格力对美的提出的第二次无效宣告请求,案件所涉及的用于空调外机上的轴流风轮对空调效能具有重要影响,是三家企业专利大战的关键专利之一。 审理结论:宣告无效 典型意义:本案涉及单方委托鉴定报告证据效力的认定,同时,对采用参数定义的产品权利要求与使用公开证据的技术比对提供了审理思路。   案例6.“图像传感器CS3825C”的集成电路布图设计专有权撤销案(登记号:BS.175539928) 案情简介:专利权人:珠海市矽旺半导体有限公司,撤销意见提出人:深圳市芯智锐光电科技有限公司。本案审理涉及多个撤销条款,包括有关保护客体的条例第二条,有关独创性的条例第四条,有关申请登记期限的条例第七条。 审理结论:维持有效 典型意义:本案诠释了专有权保护对象、独创性审理范围以及申请登记期限的判断规则,对布图设计案件的审理具有借鉴意义。 案例7.“仪表机壳”的外观设计专利无效案(专利号:ZL201030122941.5) 案情简介:专利权人:福建顺昌虹润精密仪器有限公司,无效宣告请求人:厦门希科自动化科技有限公司。本案审理过程中涉及多个争议焦点,包括“中间产品”是否属于外观设计保护的客体、判断主体的确定,以及外观设计的对比判断规则。 审理结论:宣告无效 典型意义:本案阐明了作为判断主体的“一般消费者”应当具有的知识水平和认知能力,分析了各设计特征对于整体视觉效果的不同影响权重。 案例8.“防爆装置”的实用新型专利无效案(专利号:ZL201521112402.7) 案情简介:专利权人:宁德时代新能源科技股份有限公司,无效宣告请求人:江苏塔菲尔新能源科技股份有限公司、东莞塔菲尔新能源科技有限公司。本案审理过程中主要争议焦点在于两个方面,一是对技术方案的理解,二是作为技术改进点的多个结构特征对创造性判断的影响。 审理结论:在修改的基础上维持有效。 典型意义:本案是新能源领域结构类产品创造性判断的典型案例,决定强调,判断是否存在技术启示时,应对区别特征之间的关系予以关注,在准确认定涉案专利实际要解决的技术问题和能够达到的技术效果的基础上,客观判断现有技术是否给出了相应的技术启示。 案例9.“用于治疗潜伏性结核的喹啉衍生物” “取代的喹啉衍生物在治疗耐药性分枝杆菌性疾病中的用途”的发明专利无效案(专利号:ZL201210507318.X、ZL200580017016.2) 案情简介:专利权人:詹森药业有限公司,无效宣告请求人:王立群。本系列案涉及两项专利权,该两项专利涉及全球45年来首个抗结核药物“贝达喹啉”。本系列案审理过程中涉及多个争议焦点,包括对权利要求特定技术术语的理解、如何考量说明书实验数据,以及对医药用途发明改进动机与合理成功预期的判断等。 审理结论:在修改的基础上维持有效。 典型意义:本案明确了在医药用途发明的创造性判断中,应当准确评价是否存在“合理的成功预期”。 案例10.“一种用于给排水的活接接头”的实用新型专利无效案(专利号:ZL201920390483.9) 案情简介:专利权人:浙江天雁控股有限公司,无效宣告请求人:孟祥麟。本案审理过程中涉及举证责任、对电子证据真实性的确定、使用公开证据链的认定,以及实用性的判断等诸多法律问题。 审理结论:维持有效。 典型意义:本案明晰了在核实证据优先权时,本国优先权文件的举证责任分配和获取途径。同时,本案还诠释了对实用性意义上“能够产生积极效果”的理解,以及对微信聊天记录、展会等不同类型证据真实性和证明力的认定规则。      
2022-05-13
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The EPO acts as executive body for the European Patent Organization, an intergovernmental organization that was set up on 7 October 1977 on the basis of the European Patent Convention, to “strengthen co-operation between the States of Europe in respect of the protection of inventions” and establish a single procedure for the grant of patents abiding by certain standard rules.
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On October 25th, 2021, the Senate of the Republic of Chile unanimously approved a bill to amend the constitution to protect brain rights or “neurorights”. Chile became the first nation to have a constitution in force that explicitly addresses the challenges of emerging neurotechnologies. 
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消费公益诉讼,是指由于商品生产者、服务经营者的不法或不合理经营行为,侵害了众多消费者合法权益或者存在可能对众多消费者合法权益造成侵害的威胁,使整个社会的正常商业秩序和消费者公众利益遭受或者存在侵害威胁之时,国家机关、相关的消费者团体组织或者消费者个人为维护消费者公众利益而向法院提起诉讼的制度。
2022-04-08
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